Revista da Ordem
dos Advogados

I—São realidades distintas, por um lado, a defesa dos vários sinais distintivos do comércio, que constitui uma protecção específica conferida ao respectivo titular, e, por outro, a proibição da concorrência desleal que, com maior amplitude, desempenha uma função de protecção complementar daquela e cujas normas têm por escopo a tutela da empresa do industrial ou do comerciante.

II—Por conseguinte, sem prejuízo de existirem claros pontos de encontro entre o direito industrial e a concorrência desleal, o instituto da concorrência desleal é um instituto autónomo, podendo afirmar-se que a concorrência desleal não é, ela própria, propriedade industrial, é antes sanção de formas anómalas de concorrência.

III—Não integra a previsão da alínea f) do n.° 1 do art.° 89.° da LOFTJ, que atribui aos tribunais de comércio a competência para as acções em que a causa de pedir verse sobre propriedade industrial, uma acção em que a causa de pedir verse sobre actos de concorrência desleal.

IV—É da competência do tribunal cível e não do tribunal do comércio uma acção de indemnização que tem como causa de pedir a prática de actos ilícitos praticados por terceiros, como violação das regras de concorrência, pautados por deslealdade e abuso de posição qualificada na empresa lesada, com desvio de funcionários para outras empresas, actos de confusão no mercado e utilização de informação confidencial.
Acordam no Supremo Tribunal de Justiça

Mundiporta — Indústria e Comércio de Portas, Lda veio intentar no Tribunal de Comércio de Lisboa contra Duarte Lima, Maria Clara Aleixo, Caixissol—Caixilharia de Alumínio e Ferro, Lda, CDL — Portas e Automatismos, Lda, CDL II — Portas e Automatismos, Lda e CDL III—Portas e Automatismos, Lda, acção declarativa, pedindo

— a condenação dos RR. no pagamento de uma indemnização a liquidar em execução de sentença e ainda
— a absterem-se de praticar actos contrários às normas e usos honestos da actividade económica, e, em especial,
— emitir e utilizar falsas afirmações com o fim de desacreditar a A., o seu bom nome, os seus serviços, a assistência aos seus clientes e em geral a sua actuação no mercado.

Devidamente citados, vieram os RR. deduziram contestação.
Em sede de despacho saneador, o tribunal suscitou oficiosamente a excepção dilatória de incompetência material, em razão do que se declarou incompetente em razão da matéria, tendo os RR sido absolvidos da instância.

Inconformada, veio a Autora a interpor recurso de agravo para o Tribunal da Relação de Lisboa, que viria a proferir acórdão totalmente confirmatório do despacho recorrido.

O acórdão recorrido não merece qualquer reparo ou censura, pelo que não poderá deixar de ser confirmado.

Passa-se a transcrever a parte decisória do acórdão recorrido:

1—Foi considerado na decisão agravada a incompetência material do Tribunal de Comércio de Lisboa para conhecer da acção interposta. Tal ocorreu depois de numa outra acção que correu seus termos no Tribunal Judicial de Cascais ter sido proferida decisão de conteúdo idêntico, considerando tal tribunal incompetente para a referida acção e atribuindo essa competência ao referido Tribunal de Comércio (cfr. certidão de fls. 310 e segs.).

2—Através da presente acção pretende a A. que os RR. cessem actos de concorrência desleal que, em resumo, resultam da violação das regras da concorrência, com alegadas actuações pautadas por deslealdade e abuso de posição qualificada que o R. Duarte Lima teve na empresa A., desvio de funcionários para outras empresas, actos de confusão no mercado e utilização de informação confidencial.

A questão suscitada no agravo gira em torno da interpretação que deve ser extraída do art. 89.°, n.° 1, al. f) da LOFTJ, norma segundo a qual compete aos tribunais de comércio preparar e julgar “acções de declaração em que a causa de pedir verse sobre propriedade industrial, em qualquer das modalidades previstas no CPI”. De acordo com a agravante, a competência do Tribunal de Comércio de Lisboa advém do facto de ser invocado, como fundamento da acção, a violação das regras da concorrência leal. Não cremos que tanto baste para afastar a competência residual que a lei atribui aos tribunais de competência na área cível, assim se divergindo da decisão do Tribunal Judicial de Cascais, seguindo-se para o efeito a tese já foi assumida num caso idêntico, no Proc. n.° 5931/02, de 11-7-02, com intervenção dos mesmos juízes que subscrevem este acórdão.

3—De acordo com o art.° 1.° do CPI (aprovado pelo Dec. Lei n.°36/03, de 5/3, ou do anterior), a propriedade industrial desempenha a função social de garantir a lealdade da concorrência pela atribuição de direitos privativos, bem como a repressão da concorrência desleal. A “concorrência desleal” constitui um instituto expressamente regulado no CPI (actual art.° 307.°), no culminar da regulamentação dos direitos privativos de propriedade industrial, onde se tipificam os comportamentos que podem integrar o respectivo tipo legal de crime, como já constava do art.° 260.° do anterior diploma.

Mas como realça Oliveira Ascensão, os actos de concorrência desleal não se esgotam na violação de direitos privativos tutelados pelo CPI(2). Algumas previsões especificas nem sequer pressupõem a existência de um direito privativo, como ocorre com a que consta da al. d) do art.° 317.° do actual CPI. Acentua o mesmo autor que, “para além das condutas tipificadas como violadoras de direitos privativos, há muitas outras pelas quais se manifesta a concorrência desleal”(3).

A alusão às “modalidades” de “propriedade industrial” que consta do art.° 89.° da LOFT J leva a concluir que o legislador apenas pretendeu abarcar acções em que seja invocada a violação de direitos privativos, como o são os que tutelam invenções e patentes, modelos de utilidade, modelos e desenhos industriais, marcas, nomes e insígnias de estabelecimentos e logotipos.

Face à ausência de invocação de qualquer violação de direitos privativos relacionados com os produtos que a A. comercializa ou de que tem a representação, não é simples o facto de se invocarem factos integradores da concorrência desleal que determina a atribuição de competência material aos tribunais de comércio e, mais concretamente, ao Tribunal de Comércio de Lisboa.

Não encontramos no texto da lei ou nas razões da especialização de competência em razão da matéria fundamento suficiente para justificar a atribuição aos tribunais de comércio da competência para o julgamento de quaisquer acções só porque implicam a alegação de actos de concorrência desleal.

Solução diversa e com justificação racional perfeitamente compreensível ligada à necessidade de uniformização de jurisprudência, foi a assumida relativamente aos recursos das decisões do Instituto Nacional da Propriedade Industrial que concedam ou recusem direitos da propriedade industrial, nos termos claros que agora constam do art.° 40.°, n.° 1, do CPI, aprovado pelo Dec. Lei n.° 36/03, de 5-3, prevendo, mais do que a competência dos tribunais de comércio, a exclusiva intervenção do Tribunal de Comércio de Lisboa, assim pondo termo a dúvidas que anteriormente suscitadas.

4—É certo que esta solução não se apresenta como totalmente líquida. Outra foi a tese assumida no Ac. desta Relação de 22-3-01, CJ, tomo II, pág. 85, onde se concluiu que a referida competência material do Tribunal do Comércio se bastava com o facto de a causa de pedir se reconduzir “à problemática da concorrência desleal, matéria regulada no Código da Propriedade Industrial”.

Também Carlos Olavo, em artigo intitulado “A Propriedade Industrial e a Competência dos Tribunais de Comércio”; publicado na ROA, ano 61.°, págs. 193 e segs. acaba por concluir que deve ser intentada no tribunal de comércio “uma acção por concorrência desleal, porquanto a repressão da concorrência desleal integra a propriedade industrial, nos precisos termos do artigo 1.° do respectivo Código” (pág. 201).

Permitimo-nos discordar dessa doutrina, como aliás, fizemos na resolução do conflito negativo de competência julgado no dia 11-7-02, pelos mesmos juízes (Proc. n.° 5931/02). Tese que, aliás, também foi adoptada nesta Relação no Ac. de 5-12-02, CJ, tomo V, pág. 85, que incidiu sobre uma situação similar à dos presentes autos e em cujo sumário se refere que “é da competência do Tribunal cível e não do Tribunal do comércio o julgamento de uma acção indemnizatória que tem por fundamento a prática de actos ilícitos se traduzem na violação e aproveitamento indevido, dos segredos comerciais relativos à actividade comercial das sociedades autoras, no desvio de alguns trabalhadores e clientes e na apropriação e desvio do seu património”.

Tal solução corresponde, aliás, ao que mais recente foi defendido por Oliveira Ascensão para quem, a apreciação da concorrência desleal não se inscreve na esfera de competências dos tribunais de comércio, pois como refere, “a concorrência desleal não é, ela própria, propriedade industrial, é antes a sanção de formas anómalas de concorrência. Como tal escapa à previsão do n.° 1, al. f)” do referido art. 89.°, recusando mesmo o recurso à analogia.

Conclusão:

Face ao exposto, acorda-se em negar provimento ao agravo, mantendo a decisão recorrida”.

Continuando inconformada, veio o Autor interpor recurso de agravo em 2.ª Instância, tendo, atempadamente, apresentado as respectivas alegações, que foram concluídas pela forma seguinte:

……………………………………………………………… Decidindo:

Como é sabido são as conclusões das alegações do recorrente que delimitam o objecto do recurso, pelo que o tribunal ad quem, exceptuadas as que lhe cabem ex officio, só pode conhecer as questões contidas nessas mesmas conclusões — artigos 684.°, n.° 3 e 690.° do Código Processo Civil.

Como supra se referiu a decisão proferida no acórdão recorrido não merece qualquer censura.
Na verdade, o único comando em função do qual a discutida competência poderia, no nosso caso, levar à conclusão de que essa mesma competência deveria ser cometida ao tribunal de comércio era a constante da al. f) 1 do artigo 89.° LOFTJ, que prescreve “as acções de declaração em que a causa de pedir verse sobre propriedade industrial, em qualquer das modalidades previstas no Código da propriedade Industrial’:

Ora, é sabido que são da competência dos tribunais judiciais as causas que não sejam atribuídas a outra ordem jurisdicional (cfr. art.° 18.°, n.° 1), sendo certo que os tribunais de comércio são tribunais de 1.ª instância de competência especializada (cfr. artigos 64.° n.° 1 e 78.° al. e)), cuja competência vem definida no referido artigo 89.°.

No Relatório da proposta de lei n.° 182/VII — altera a Lei n.° 38/87, de 23-12 — Lei Orgânica dos Tribunais Judiciais, publicado no Diário da Assembleia da República, de 18-9, 1.ª Série, n.° 2, e na Reunião Plenária de 17/9/98, a pág. 58, refere-se:
“Criados que foram os Tribunais de Recuperação da Empresa e de Falências, territorialmente competentes nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, e terminada a experiência inicial que se tem revelado positiva dar-se-á o passo, há muito preparado, de ampliar a sua competência para outras matérias relativas à actividade empresarial e económica.

Assim, para além da competência para apreciar os processos especiais de recuperação e falência, consagrar-se-á a sua competência para todas as acções de direito societário, de propriedade industrial…”.

Não ficou, porém, muito explícito qual o efectivo pensamento e vontade do legislador.
Apenas se ficou com a certeza de que, ao converterem-se os tribunais de recuperação da empresa e de falências em tribunais de comércio, se considerou por bem ser “altura de lhes ampliar prudentemente a competência em razão da matéria” e, ao se referir a “contencioso da propriedade industrial” não se expressou qual o exacto alcance que se pretendeu atribuir a tal segmento.

De certo que o legislador não poderia ter olvidado que a concorrência desleal, tout court, não constitui um direito de propriedade industrial, um direito privativo, e que é regulada tão só como um meio específico de tutela daqueles, sendo certo ainda que, dos factos descritos no Código da Propriedade Industrial cuja prática a constitui, nem todos têm a ver com aqueles direitos, isto é, nem sempre a concorrência desleal assenta na lesão de um direito privativo, como ainda é certo que a violação de um direito privativo não consubstancia necessariamente um acto de concorrência desleal (cfr. Oliveira Ascensão in Concorrência Desleal, pág. 69-73).

Certa doutrina defende mesmo que a concorrência desleal, qual instituto autónomo relativamente aos direitos privativos e não sendo ela própria propriedade industrial, não devia ter assento no Código da Propriedade Industrial.

Na verdade o facto do Código da Propriedade Industrial a regulamentar, tal não significa necessariamente que seja propriedade industrial, nem por nele ter a sua regulamentação se pode concluir, em bom rigor, que o legislador a pretendeu incluir também na expressão “.... verse sobre a propriedade industrial…”, ou deva o intérprete aí inclui-la.

Efectivamente, constitui hoje em dia entendimento, doutrinal e jurisprudencialmente pacífico, considerar-se o instituto da concorrência desleal como um instituto autónomo, tanto quanto é certo ter a protecção contra os actos de concorrência desleal, entre nós, um tratamento jurídico distinto da protecção dispensada aos direito privativos da propriedade industrial,(4) sem prejuízo de existirem claros pontos de encontro entre o direito industrial e a concorrência desleal (5).

A regulamentação do funcionamento do mercado concretiza--se, de um lado, na atribuição de um certo conjunto de direitos (os direitos privativos de propriedade industrial), que se traduzem na possibilidade de utilização exclusiva de bens imateriais — a marca, o modelo, o nome ou insígnia—, que o Código da Propriedade Industrial reconhece e tutela, e de outro, na fixação de uma série de deveres destinados a assegurar a lealdade da concorrência, que, quando violados dão lugar à denominada concorrência desleal.

Sintetizemos, diremos serem realidades distintas, a defesa dos vários sinais distintivos do comércio, que constitui uma protecção específica, mas limita às violações da exclusividade do uso daqueles sinais, conferida ao respectivo titular, e a proibição da concorrência desleal, que por ser dotada de uma maior amplitude, desempenha uma função de protecção complementar daquelas(6), e cujas normas têm por escopo a tutela da empresa do industrial ou do comerciante(7), ou se preferirmos, da actividade empresarial, que se traduz no exercício da empresa.(8)

Em última análise, a concorrência desleal é um “um acto exterior ao exercício da empresa, tendente a outorgar uma posição de vantagem no mercado”(9), contrário às normas e usos honestos, de qualquer ramo de actividade económica, ou seja, aquele acto assume a natureza de desleal quando seja dotado de virtualidade que lhe permitam operar uma subtracção, efectiva ou potencial, da clientela de outra pessoa, podendo definir-se a concorrência desleal como o acto ou omissão, não conforme aos princípios da honestidade, susceptível de causar prejuízo à empresa de um concorrente, pela usurpação total ou parcial da sua clientela.(10)(11)

Por assim ser, cremos bem, na linha do decidido no acórdão recorrido, que a presente acção, que mais não é do que uma acção de indemnização que tem como causa de pedir a prática de actos ilícitos praticados por terceiros, com violação das regras da concorrência, com actuações pautadas por deslealdade e abuso de posição qualificada havida na empresa A., com desvio de funcionários para outras empresas, actos de confusão no mercado e utilização de informação confidencial, é da competência do Tribunal Cível e não do Tribunal do Comércio, onde indevidamente, foi proposta, de resto solução defendida por Oliveira Ascensão ao considerar que “a concorrência desleal não é, ela própria, propriedade industrial, é antes a sanção de formas anómalas de concorrência”, como tal escapando à previsão do n.° 1, al. f) do artigo 89.° da LOFTJ.

Termos em que ACORDAM os Juízes deste Supremo Tribunal de Justiça em negar provimento ao agravo e, em consequência, decidem confirmar o acórdão recorrido.
Custas pela Agravante.

Lisboa, 6 de Julho de 2004

Ponce de Leão – Afonso Correia – Ribeiro de Almeida

Recurso n.° 43/04
Comarca de Lisboa

1 — A Lei n.° 3/99, de 13 de Janeiro (Lei da Organização e Funcionamento dos Tribunais Judiciais) (LOFTJ), veio, passadas quase sete décadas sobre a extinção dos tribunais de comércio levada a efeito pelo Decreto-Lei n.° 21.694, de 24 de Setembro de 1932, prever de novo, no respectivo artigo 78.°, alínea e), a existência desse tipo de tribunais.

E, na competência material que para eles definiu no artigo 89.°, inclui, pela alínea f) do n.° 1, as acções de declaração em que a causa de pedir verse sobre propriedade industrial, em qualquer das modalidades previstas no Código da Propriedade Industrial.

Como se escreve na Exposição de Motivos da Proposta de Lei n.° 182/VII, que deu origem a essa Lei n.° 3/99, visou esta ampliar prudentemente a competência em razão da matéria dos tribunais de recuperação da empresa e de falência, não para reatar o antigo modelo dos clássicos tribunais de comércio, mas fazendo-os actuar em questão para que se requer especial preparação técnica e sensibilidade(12).

E acrescenta-se nessa Exposição de Motivos:

“Assim, os tribunais de recuperação da empresa e de falência, que passam a designar-se por tribunais de comércio, serão competentes para as acções relativas ao contencioso das sociedade comerciais, ao contencioso da propriedade industrial, às acções e recursos previstos no Código do Registo Comercial, aos recursos das decisões em processo de contra-ordenação no âmbito da defesa e promoção da concorrência”.

A intenção do legislador foi, pois, de integrar na competência em razão da matéria dos tribunais de comércio o contencioso da propriedade industrial.

O âmbito de protecção da propriedade industrial encontra-se claramente definido na Convenção de Paris para a Protecção da Propriedade Industrial, de 20 de Março de 1883, habitualmente designada apenas por Convenção da União de Paris(13).

De acordo com artigo 1.°, n.° 2), dessa Convenção, a protecção da propriedade industrial tem por objecto as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de fábrica ou de comércio, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de proveniência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal.

Também o Código da Propriedade Industrial aprovado pelo Decreto-Lei n.° 16/95, de 24 de Janeiro, para entrar em vigor em 1 de Junho de 1995, que substituiu o anterior Código, elaborado e publicado ao abrigo da Lei n.° 1.972, de 21 de Junho de 1938, e aprovado pelo Decreto n.° 30.679, de 4 de Agosto de 1940, consignava, com igual clareza, as duas referidas vertentes de protecção da propriedade industrial.

Preceituava o respectivo artigo 1.°, “A propriedade industrial desempenha a função social de garantir a lealdade de concorrência pela atribuição de direitos privativos no âmbito do presente diploma, bem como pela repressão da concorrência desleal.”

E a concorrência desleal era tratada a respeito das “infracções contra a propriedade industrial”, epígrafe do Capítulo I do Título III, em cuja Secção II se integrava o artigo 260.° que a previa.

O actual Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 36/03, de 5 de Março(14), que entrou em vigor em 1 de Julho de 2003, não alterou este estado de coisas.

De acordo com respectivo artigo 1.°, “a propriedade industrial desempenha a função de garantir a lealdade de concorrência, pela atribuição de direitos privativos sobre os diversos processos técnicos de produção e desenvolvimento da riqueza”, encontrando-se a concorrência desleal prevista nos seus artigos 317.° e 318.° e punida no artigo 331.°.

Deste modo, o contencioso da propriedade industrial não pode deixar de abranger as acções declarativas em que estejam em causa infracções contra a propriedade industrial, como é o caso da concorrência desleal, pelo que a competência em razão da matéria para conhecer das acções declarativas em que a causa de pedir verse sobre concorrência desleal, pertence aos tribunais de comércio.

No entanto, o douto Acórdão em anotação decidiu em sentido diferente, mas em termos que justificam reflexão sobre a ponderação dos interesses em presença.

2 — São várias as razões que levaram o legislador a unificar, em termos jurisdicionais, o contencioso da propriedade industrial, integrando nele quer a disciplina dos direitos privativos, quer a concorrência desleal. Entre essas razões, avultam critérios pragmáticos.

A especial preparação técnica e sensibilidade que a matéria requer é uma delas, tal como declarado na exposição de motivos da respectiva Proposta de Lei.

Outra é o tratamento unitário de que, durante muitas décadas, essas figuras foram objecto.
A protecção dos direitos exclusivos de propriedade industrial e a repressão da concorrência desleal formam dois círculos concêntricos, como escreve Alberto Bercovitz(15). O círculo interior, o mais pequeno, é o que protege os direitos absolutos. E o mais amplo representa a protecção contra a concorrência desleal. Isto significa que o empresário tem o seu núcleo de protecção mais forte nos direitos exclusivos de propriedade industrial, nos direitos que conferem as suas patentes ou as suas marcas. E tem, além disso, um círculo de protecção mais amplo, ainda que menos sólido, que é o da concorrência desleal, porque essa protecção não se dá em qualquer caso, pois depende das circunstâncias em que o concorrente actue.

Por isso, se, em tese, a diferenciação entre a protecção dos direitos de propriedade industrial e a repressão da concorrência desleal é facilmente apreensível, na prática, tal diferenciação não reveste igual clareza.

A autonomia dos dois institutos não impede que, na prática, um acto possa infringir simultaneamente um direito privativo e a proibição de concorrência desleal, por haver actos que simultaneamente constituem violação de direito privativo e concorrência desleal.

Além disso, as fronteiras entre um e outro instituto não são claramente definidas pelo legislador.

Cinco exemplos permitem ilustrar esta afirmação, a saber:

1.° — a confusão entre produtos obtida pela imitação das suas embalagens e invólucros;
2.° — o conceito de imitação de marca;
3.° — o regime jurídico da protecção das denominações de origem e das indicações geográficas;
4.° — a supressão, ocultação ou alteração da marca registada do produtor ou fabricante, em produtos destinados à venda e que não tenham sofrido modificação no seu acondicionamento;
5.° — a protecção das marcas notórias e das marcas de prestígio.

Passo a explicitar estes exemplos.

3 — Segundo o artigo 193.°, n.° 2, do Código de 1995, constituía imitação ou usurpação parcial de marca o aspecto exterior do pacote ou invólucro com as respectivas cor e disposição de dizeres, medalhas e recompensas, de modo que pessoas que os não interpretem os não possam distinguir de outros adoptados por possuidor de marcas legitimamente usadas, mormente as de reputação ou prestígio internacional.
O artigo 193.°, n.° 2, reproduz, com ligeiríssimas alterações, o disposto no § único do artigo 94.° do Código de 1940.

Já em face deste artigo 94.°, a doutrina era unânime em considerar que a confusão entre produtos, obtida pela imitação das suas embalagens e invólucros, proibida pelo § único do mesmo artigo enquanto imitação de marca, era também abrangida pelo n.° 1 do artigo 212.° do Código de 1940 enquanto concorrência desleal(16).

Perante o Código de 1995, entendia-se também que a imitação do pacote ou invólucro de um produto pelo pacote ou invólucro de outro produto idêntico ou semelhante, em termos de permitir a confusão entre ambos, constituía acto de concorrência desleal, embora a lei a qualificasse como imitação de marca(17).

O Código actual suprimiu a disposição constante da parte final do artigo 193.°, n.° 2, do Código de 1995, pelo que a situação nele descrita se enquadra hoje em dia de pleno na concorrência desleal(18).

4 — O conceito de imitação de marca, fundamental na disciplina dos sinais distintivos do comércio, não tem sido imune a alguma flutuação.

Nos termos do artigo 193.° do Código de 1995, bem como do artigo 94.° do anterior Código de 1940, era requisito da imitação de marca que os sinais em confronto tivessem tal semelhança gráfica, figurativa ou fonética que induzisse facilmente o consumidor em erro ou confusão.

Não previam esses artigos o caso de haver risco de erro ou confusão por semelhança intelectual ou ideológica (sem existir semelhança gráfica, figurativa nem fonética), na qual o risco de erro ou confusão surge da associação de ideias por os sinais em confronto serem passíveis de suscitar a mesma imagem ou sugestão.

No entanto, considerava-se pacificamente ser ilícita a utilização, em produtos ou serviços idênticos ou de manifesta afinidade, de sinal que tivesse tal semelhança intelectual ou ideológica com marca anteriormente registada que induzisse facilmente o consumidor em erro ou confusão.

Dado o enquadramento penal do conceito de imitação de marca(19), não era possível aplicar analogicamente os referidos artigos à semelhança intelectual ou ideológica entre sinais(20).

Deste modo, a ilicitude tinha por fundamento a repressão da concorrência desleal, enquanto acto susceptível de criar confusão(21), sem que, em termos técnico – jurídicos, representasse imitação de marca.

Actualmente, o artigo 245.° abrange, no conceito de imitação de marca, a semelhança intelectual ou ideológica entre sinais, ao consignar, como requisito do mesmo, a semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra.

5 — A imprecisão da linha divisória entre a disciplina dos direitos de propriedade industrial e a repressão da concorrência desleal revela-se ainda em outras disposições legais.

O artigo 312.°, tal como o anterior artigo 251.° do Código de 1995, ao definir os direitos conferidos pelo registo das denominações de origem ou das indicações geográficas, expressamente consigna, na alínea b) do n.° 1, que esse registo confere o direito de impedir a utilização que constitua um acto de concorrência desleal, no sentido do artigo 10.°-bis da Convenção de Paris, tal como resulta da Revisão de Estocolmo, de 14 de Julho de 1967.

Aliás, o uso de uma denominação de origem registada fora das condições tradicionais, usuais ou regulamentares encontrava-se previsto e punido, enquanto acto de concorrência desleal, pela alínea g) do artigo 260.° do Código de 1995.

E a supressão, ocultação ou alteração, por parte do vendedor ou de qualquer intermediário, da denominação de origem dos produtos, também se encontravam previstas, como actos de concorrência desleal, na alínea h) do artigo 260.° do Código de 1995, tal como sucede na alínea f) do actual artigo 317.°, sem embargo de violarem o correspondente direito.

6—O mesmo se verifica quanto à supressão, ocultação ou alteração da marca registada do produtor ou fabricante, em produtos destinados à venda e que não tenham sofrido modificação no seu acondicionamento, previstas, como actos de concorrência desleal, na mesma alínea h) do artigo 260.° do Código de 1995, e actualmente na alínea f) do artigo 317.°.

No entanto, a supressão, ocultação ou alteração da marca, lesando o respectivo valor económico, representa sempre violação, ainda que indirecta, do correspondente direito à marca.

7 — A flutuação de critérios diferenciadores é, aliás, uma realidade dinâmica, que acompanha a evolução legislativa(22).

Com efeito, actos considerados de concorrência desleal podem passar a integrar-se no âmbito da protecção dos direitos privativos e vice-versa.

É o caso da protecção das marcas notórias e de prestígio relativamente a produtos ou serviços que não sejam idênticos nem afins daqueles a que tais marcas se destinam.

O Código de 1940 era totalmente omisso sobre a matéria, pelo que, por força do princípio da especialidade das marcas, tal protecção apenas podia decorrer da repressão da concorrência desleal(23).

A Directiva n.° 89/104/CE, que harmoniza as legislações dos Estados-membros em matéria de marcas, veio, porém, alargar a protecção das marcas de prestígio.

Em sintonia com o artigo 4.°, n.° 3, e n.°4, alínea a), da Directiva, o artigo 191.° do Código de 1995 previa a recusa de registo se a marca, ainda que destinada a produtos ou serviços não semelhantes, fosse gráfica ou foneticamente idêntica ou semelhante a uma marca anterior que gozasse de grande prestígio em Portugal ou na Comunidade e sempre que o uso da marca posterior procurasse, sem justo motivo, tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou pudesse prejudicá-los.

Deste modo, o fundamento de recusa do registo de marca consistente em, injustificadamente, tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio de marca de prestígio anteriormente registada para produtos ou serviços não semelhantes, ou em poder prejudicá-los, que, no Código de 1940, se inseria no âmbito da concorrência desleal, passou a inserir-se, no Código de 1995, no âmbito do direito das marcas.

No entanto, esse artigo 191.° apenas se referia à recusa de registo.
Baseando-se os conceitos de reprodução, imitação e uso ilegal de marca no requisito de ambos os sinais se destinarem a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins, e sendo esses conceitos de índole penal, não era possível aplicá-los analogicamente, prescindindo, relativamente às marcas de prestígio, do supracitado requisito de identidade ou afinidade entre produtos ou serviços.

Em consequência, no Código de 1995, a protecção dessas marcas contra outros actos lesivos, nomeadamente o uso, devia ser encontrada nos princípios gerais atinentes às marcas ou através da concorrência desleal.

O actual Código contém, no artigo 242.°, disposição idêntica ao anterior artigo 191.°, apenas substituindo a referência às marcas de grande prestígio por simplesmente marcas de prestígio.

Alarga, porém, o conceito de uso ilegal de marca, prevendo e punindo, na alínea e) do artigo 323.°, quem, sem o consentimento do titular do direito, usar, ainda que em produtos ou serviços sem identidade ou afinidade, marcas que constituam tradução ou sejam iguais ou semelhantes a marcas anteriores cujo registo tenha sido requerido e que gozem de prestígio em Portugal, ou na Comunidade Europeia se forem comunitárias, sempre que o uso da marca posterior procure, sem justo motivo, tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio das anteriores ou possa prejudicá-las.

O uso ilegal de marca de prestígio em produtos ou serviços sem identidade ou afinidade com aqueles a que tal marca se destine, que, perante os Códigos de 1940 e de 1995, integrava concorrência desleal, passou a integrar o direito das marcas.

8—Não são, pois, uniformes, nem constantes, os critérios pelos quais o legislador integra uma dada situação ora na disciplina dos direitos privativos ora na concorrência desleal.

Dada a imprecisão dos critérios que levam o legislador a integrar uma situação ora em sede de disciplina de direitos privativos ora na concorrência desleal, a doutrina perfilhada pelo douto Acórdão em anotação implica uma indefinição da competência dos tribunais de comércio em razão da matéria de todo em todo inadequadas. Desde logo, podia-se questionar qual o tribunal competente para conhecer de acção cuja causa de pedir versasse sobre a parte final do artigo 193.°, n.° 2, do Código de 1995, ou seja, se se tratava de imitação de marca, como dizia a lei, ou de concorrência desleal, como entendia a doutrina.

Também a acção que vise fazer cessar o uso ilegal de marca de grande prestígio em produtos ou serviços sem identidade ou afinidade com aqueles a que tal marca se destine, tinha, por causa de pedir, perante os Códigos de 1940 e de 1995, concorrência desleal, mas, perante o actual, uso ilegal de marca —o que determinaria serem diferentes os tribunais para dela conhecerem.

E a acção que vise fazer cessar o uso de sinal destinado a assinalar produtos ou serviços idênticos ou de afinidade manifesta e que tenha tal semelhança intelectual ou ideológica com marca anteriormente registada que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, tem, por causa de pedir, perante os Códigos de 1940 e de 1995, concorrência desleal, mas constitui, perante o actual, imitação de marca.

Em face dos artigos 251.° e 260.° do Código de 1995, podia--se questionar se a acção que vise fazer cessar a utilização da referência a “Queijo tipo Serra”, tem por causa de pedir a violação do direito à denominação de origem “Queijo da Serra” ou a concorrência desleal que tal referência indiscutivelmente representa —questão que ainda hoje reveste actualidade.

Idêntico problema coloca-se perante a supressão, ocultação ou alteração da marca registada do produtor ou fabricante, em produtos destinados à venda e que não tenham sofrido modificação no seu acondicionamento, previstas e punidas, como actos de concorrência desleal, mas que representa violação, ainda que indirecta, do correspondente direito à marca.

Ora, não faz sentido que, à acção destinada a fazer cessar e/ou reparar a lesão por supressão, ocultação ou alteração de marca, se atribuam causas de pedir radicalmente distintas, consoante o enfoque seja no direito à marca ou na concorrência desleal.

Semelhante confusão não resulta dos textos legais, não se justificando que seja introduzida a nível jurisprudencial.

9 — Mas há mais.
O reconhecimento de que o requerente pretende fazer concorrência desleal ou de que esta é possível independentemente da sua intenção, constitui fundamento de recusa de direito privativo(24).

E, caso o registo de marca ou de nome ou insígnia de estabelecimento haja sido concedido, a concorrência desleal é fundamento da respectiva anulação(25).

Deste modo, os tribunais de comércio terão necessariamente que apreciar acções que tenham por causa de pedir concorrência desleal, quanto mais não seja enquanto fundamento de anulação de registos de marcas e nomes e insígnias de estabelecimento, cuja competência lhes é atribuída pela alínea h) do artigo 89.° da LOFTJ.

E também nos recursos das decisões do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, para os quais é competente o Tribunal de Comércio de Lisboa(26), por certo que se hão-de também suscitar questões de concorrência desleal.

10 — A unificação jurisdicional da repressão da concorrência desleal e da disciplina dos direitos privativos levada a efeito pela LOFTJ em nada colide com critérios de índole doutrinal.

Embora a repressão da concorrência desleal e a protecção das várias categorias de direitos privativos constituam figuras autónomas, trata-se de autonomia mitigada.

Em termos substanciais, a própria lei portuguesa impõe uma visão unitária dessas duas figuras(27).
Esta visão unitária, ou pensamento fundamental unificador, justifica-se plenamente tendo em atenção a função comum à disciplina dos direitos privativos e à repressão da concorrência desleal.

Em ambos os casos, trata-se de ordenar o funcionamento de um mercado que se pretende concorrencial pelos benefícios atinentes à melhor alocação de recursos que possibilita(28).

A concorrência desleal é uma disciplina de comportamentos, comandada por uma preocupação de interesse geral, que não incide primacialmente sobre os interesses económicos dos concorrentes, mas sobre a concorrência em si considerada, como quadro fundamental da vida colectiva.

Por seu turno, os direitos privativos da propriedade industrial, enquanto direitos de exclusivo, embora introduzam elementos de monopólio na concorrência, são também instrumento do progresso técnico e económico na medida em que fomentam a vontade de cada empresário de desenvolver o valor económico dos direitos de que é titular, em ordem a aumentar a sua capacidade de ganho.

No cerne dos direitos privativos encontramos assim poderes e deveres de conduta, instituídos tendo em atenção a função que representam de salvaguarda do valor económico do seu resultado.

Neste contexto, os direitos privativos configuram-se como normas de conduta que, visando assegurar o respeito pelo valor económico das actividades de cada um, incidem também sobre a forma como essas actividades se devem processar.

Quer na repressão da concorrência desleal, quer na disciplina dos direitos privativos, estamos perante normas de ordenação e controlo de condutas dirigidas a um dado mercado, no qual, por pressuposto, existem outros intervenientes.

É destes terceiros intervenientes que há que proteger, relativamente a cada um, a exploração económica do resultado das suas criações do espírito, bem como da diferenciação das suas actividades.

É também dos terceiros intervenientes que há que garantir que a concorrência se processa de forma leal.
Um e outro caso representam normas disciplinadoras das actuações dos participantes, entendidas estas em termos dinâmicos, isto é, as actividades de cada um em contraposição com as actividades dos demais.

Para mais, há interesses comuns protegidos pelo regime jurídico dos direitos privativos e pelo da concorrência desleal, embora estes regimes actuem segundo processos diferentes e com base em requisitos distintos(29).
Por isso, há numerosos princípios que são comuns à disciplina dos direitos privativos e à repressão da concorrência desleal.

O conceito de risco de confusão é a este respeito paradigmático.
Com efeito, os actos susceptíveis de criar confusão, proibidos e punidos como concorrência desleal, são, as mais das vezes, definidos em face da jurisprudência e doutrina desenvolvidas em torno do conceito de risco de confusão que constitui requisito da imitação de marca(30).

Não se desconhece que, perante o artigo 30.° do Tratado de Roma(31), já se pretenderam retirar ilações quanto à inserção da disciplina dos direitos privativos e da repressão da concorrência desleal na enciclopédia jurídica.

De facto, permite este artigo as proibições ou restrições à importação, exportação ou trânsito, entre os Estados-membros da União Europeia, justificadas por razões de protecção da propriedade industrial e comercial.

Em face desta disposição, alguma jurisprudência comunitária entendeu que era o direito comunitário que definia o objecto específico dos direitos privativos nacionais em termos de lhes permitir serem oponíveis à livre circulação de bens e serviços, mas que, no que respeitava à eventualidade de concorrência desleal, a respectiva apreciação devia ser deixada às jurisdições nacionais(32).

Tal perspectiva, aliás irrelevante, encontra-se actualmente ultrapassada, uma vez que, a partir do Acórdão do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias de 6 de Novembro de 1984(33), as instâncias europeias passaram a considerar que o referido artigo 30.° abrangia também a concorrência desleal.

Desta sorte, a atribuição de direitos privativos e a repressão de concorrência desleal são realidades distintas, mas unificadas através de uma função comum que é a garantia da lealdade de concorrência.

11 — Acresce que, no estado actual do nosso sistema jurídico, não há dúvida de que a repressão da concorrência desleal não tem autonomia formal relativamente à propriedade industrial, encontrando-se as suas normas vazadas no Código da Propriedade Industrial.

Estão também abrangidas, tal como a disciplina dos direitos privativos, pela Convenção da União de Paris.
E, mais recentemente, o Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio (TRIPS(34)), anexo ao Acordo de Marraquexe que Cria a Organização Mundial do Comércio(35), contempla, na Parte II, sob a epígrafe “Normas Relativas à Existência, Âmbito e Exercício dos Direitos de Propriedade Intelectual”, a par de direitos privativos, matéria de concorrência desleal(36).

12—À unidade formal, acresce ainda a unidade científica e didáctica.
O clássico Tratado da Propriedade Industrial de A. Ramella inclui uma Parte Terceira sobre concorrência desleal(37).

De igual modo, a também clássica obra de Paul Roubier sobre propriedade industrial, trata, a par dos direitos privativos, a concorrência desleal(38).

Não é outra a perspectiva generalizada em Itália(39).
E mesmo em face do direito suíço, onde a tutela dos direitos privativos e repressão da concorrência desleal têm autonomia formal, um autor como ALOIS TROLLER não tem dúvidas em tratar de ambas essas matérias conjuntamente(40).

Em Portugal, o panorama não diverge.
Da obra clássica do Professor LOBO D’ÁVILA LIMA(41) ao Professor OLIVEIRA ASCENSÃO(42), passando pelo signatário(43), a concorrência desleal tem sido analisada e ensinada conjuntamente com a disciplina de direitos privativos.

A Associação Portuguesa de Direito Intelectual não tem dificuldade em inserir, nos cursos de pós-graduação que promove sobre Direito Industrial, a temática da concorrência desleal(44).

E a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (O.M.P.I.)(45), agência das Nações Unidas de que fazem parte a quase totalidade dos países, inclui nos cursos de propriedade intelectual que lecciona, um capítulo sobre concorrência desleal(46).

13—A protecção contra a concorrência desleal surgiu historicamente como uma expansão da protecção das várias modalidades de direitos privativos, especialmente das marcas(47), pelo que a diferenciação entre umas e outras figuras exigiu esforço legislativo, jurisprudencial e doutrinal.

Actualmente, pode-se considerar pacífico o entendimento segundo o qual a protecção contra os actos de concorrência desleal tem, no nosso direito, um tratamento jurídico distinto da protecção dos direitos privativos da propriedade industrial(48).

Mas isso não significa que se trate de distintos ramos de direito.
Menos significa pôr em causa a unidade fundamental do contencioso da propriedade industrial, que, por variadas e legítimas razões, o legislador quis preservar.

Ao fazê-lo, o douto Acórdão em anotação, pelas dúvidas que introduz em questão que tanto carece de certeza e segurança como é o caso da competência dos tribunais em razão da matéria, foi, pelo menos, infeliz.

Lisboa, 30 de Abril de 2005

CARLOS OLAVO


Notas:

(1) Colectânea de Jurisprudência, Acs. do S.T.J., ano XII, 2004, tomo II, pág. 131.

(2) Cfr. Concorrência Desleal, AAFDUL, 1994, pág. 32 e CARLOS OLAVO, Propriedade Industrial, págs. 143 e segs..

(3) Ob. cit., pág. 34.

(4) Sobre este ponto veja-se a exposição pormenorizada de OLIVEIRA ASCENSÃO, Concorrência Desleal,1994, páginas 31-41.

(5) Ibidem, página 39.

(6) J. PATRÍCIO PAÚL, Concorrência Desleal, página 79.

(7) Ferrer Correia, Estudos Jurídicos II — Direito Civil e Comercial, Direito Criminal.

(8) Coimbra, 1969, página 245. OLIVEIRA ASCENSÃO, obra citada, página 89, que entende mesmo que a concorrência desleal deve ser integrado no Direito da Empresa (pág. 55).

(9) OLIVEIRA ASCENSÃO, obra citada, página 91.

(10) FERRER CORREIA, In Revista de Direito e Estudos Sociais, ano 6.°, página 139.

(11) Pronunciam-se no sentido de o prejuízo fazer parte do conceito de concorrência desleal CARLOS OLAVO, Propriedade Industrial — Noções Fundamentais, Colectânea de Jurisprudência, ano XII, tomo 4, páginas 13-14 e J. PATRÍCIO PAÚL, obra e página citadas, sustentando OLIVEIRA ASCENSÃO, que o prejuízo, mesmo abstracto, não é elemento deste instituto — obra citada, página 80.

(12) Proposta de Lei n.° 182/VII, Exposição de Motivos, n.° 6.8.1., Diário da Assembleia da República, II.ª Série-A, n.° 59, pág. 1279.

(13) A Convenção da União de Paris, de que Portugal foi um dos signatários iniciais, e que foi por ele confirmada e ratificada por Carta de Lei de 17 de Abril de 1884, foi posteriormente revista em Bruxelas (14 de Dezembro de 1900), em Washington (2 de Junho de 1911), na Haia (6 de Novembro de 1925), em Londres (21 de Junho de 1934), em Lisboa (31 de Outubro de 1958), e em Estocolmo (14 de Julho de 1967), tendo esta última revisão sido aprovada para ratificação pelo Decreto n.° 22/75, de 2 de Janeiro, e ratificada conforme Aviso publicado no Diário da República, Iª série, de 15 de Março de 1975.

(14) É a este Código que se reportam os artigos sem indicação de diploma, referindo-me ao Código aprovado pelo Decreto-Lei n.° 16/95 como Código de 1995, e ao aprovado pelo Decreto n.° 30.679 como Código de 1940.

(15) Aut. cit., Apuntes de Derecho Mercantil, 3.ª ed., 2002, pág. 345.

(16) Cfr. J. G. PINTO COELHO, Lições de Direito Comercial, 1.° vol., 3.ª ed., 1957, pág. 438; A. FERRER CORREIA, Lições de Direito Comercial, Vol. I, 1973, pág. 353, nota (1); PATRÍCIO PAÚL, Concorrência Desleal, 1965, pág. 58; JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO, Concorrência Desleal, 1994, pág. 117; JUSTINO CRUZ, Código da Propriedade Industrial, 2.ª ed., pág. 380.

(17) Cfr. OLIVEIRA ASCENSÃO, o Princípio da Prestação: Um Novo Fundamento para a Concorrência Desleal?, in Concorrência Desleal (Curso Promovido pela Faculdade de Direito de Lisboa), 1997, pág. 15, e Concorrência Desleal, 2002, pág. 424.

(18) A imitação do aspecto exterior do produto ainda é relevante no âmbito do direito das marcas, enquanto fundamento de recusa de registo das marcas que constituam semelhante imitação, como consigna o artigo 240.°.

(19) Cfr. artigo 264.° do Código de 1995.

(20) Cfr., por todos, GERMANO MARQUES DA SILVA, Direito Penal Português, Vol. I, Verbo 2001, pág. 270.

(21) Neste sentido, Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 1 de Junho de 1969 (Bol. Min. Just., n.° 89, pág. 298).

(22) A flutuação de critérios não é originalidade do legislador português; sobre exemplos de tal flutuação de critérios em face da lei espanhola, cfr. ALBERTO BERCOVITZ, Apuntes, pág. 346.

(23) Sobre esta problemática, em face do Código de 1940, cfr. o meu Propriedade Industrial (CJ, ano XII (1987), tomo II, pág. 25, e tomo IV, pág. 19).

(24) Artigo 24.°, n.° 1, alínea d), e artigos 25.°, n.° 1, alínea d), do Código de 1995 e 187.°, n.° 4, do Código de 1940.

(25) Artigo 266.°, n.° 1, alínea b), relativamente a marcas, e o artigo 299.°, n.° 1, alínea b), relativamente a nomes e insígnias de estabelecimento.

(26) Artigo 40.° n.° 1.

(27) Neste sentido, PAULO SENDIM, Uma Unidade do Direito da Propriedade Industrial?, in Direito e Justiça, Vol. II (1981/1986), pág. 199; ADELAIDE MENEZES LEITÃO, Estudo de Direito Privado sobre a Cláusula Geral de Concorrência Desleal, Almedina 2000, pág. 133.

(28) Cfr. Paulo Sendim, Uma Unidade do Direito da Propriedade Industrial?, págs. 196 e segs..

(29) Cfr. PATRÍCIO PAÚL, Concorrência Desleal, pág. 161.

(30) Cfr. OLIVEIRA ASCENSÃO, Concorrência Desleal, Almedina 2002, pág. 426.

(31) Correspondente ao artigo 36.° anterior à nova numeração dada pelo Tratado de Amsterdão.

(32) Cfr. Acórdão do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias de 22 de Junho de 1976 (Caso Terrafin/Terranova), in Colectânea de Jurisprudência do TJCE, 1976, pág. 1039.

(33) Cfr. Acórdão cit. (Caso Th. Kohl/Ringelhan), in Colectânea de Jurisprudência do TJCE, 1984, Vol. II, pág. 3651.

(34) Embora a versão portuguesa do Acordo se designe a si própria por TRIPS, há quem prefira a designação ADPIC.

(35) Este Acordo foi aprovado pela Resolução da Assembleia da República n.° 75--B/95, de 27 de Dezembro, e ratificado pelo Decreto do Presidente da República n.° 82/95, da mesma data.

(36) Assim, o artigo 39.°, n.° 1, do TRIPS expressamente consigna que, ao assegurar uma protecção efectiva contra a concorrência desleal, conforme previsto no artigo 10.°-bis da Convenção de Paris (1967), os Membros protegerão as informações não divulgadas.

(37) Aut. cit., Tratado de la Propiedad Industrial, Tomo 2, Madrid 1913, págs. 299 a 443.

(38) Aut. cit., Le Droit de la Propriété Industrielle, Vol. I, Paris 1952, págs. 477 a 605.

(39) Cfr. TULIO ASCARELLI, Teoria della Concorrenza e dei Beni Immateriali, 3.ª ed., pág. 41 e segs..

(40) Aut. cit., Précis du Droit de la Propriété Immatérielle (tradução francesa), Bâle 1978, págs. 173 a 182.

(41) Aut. cit., Da Concorrência Desleal, Coimbra 1910.

(42) Aut. cit., Lições de Direito Comercial — Vol. II (Direito Industrial), AAFDL 1988.

(43) Propriedade Industrial, Almedina 1997.

(44) Cfr. Direito Industrial, Vol. I, Vol. II, Vol. II e Vol. IV, Almedina.

(45) A O.M.P.I. foi instituída por Convenção de 14 de Julho de 1967, aprovada pelo Decreto n.° 9/75, de 14 de Janeiro.

(46) Cfr. www.academy.wipo.int.

(47) Cfr. ALBERTO BERCOVITZ, Apuntes, pág. 345.

(48) Cfr. Acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça de 21 de Novembro de 1951 (Bol. Min. Just., n.° 22, pág. 347) e n.° 97A692 de 24 de Setembro de 1996 (www.dgsi.pt); PATRÍCIO PAÚL, Concorrência Desleal, págs. 43 e segs. e págs. 73 e segs., e JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO, Concorrência Desleal, págs. 69 e segs.; cfr. também o meu Propriedade Industrial, Almedina 2005, pág. 29 e segs..