Revista da Ordem
dos Advogados

II—ANOTAÇÃO

SUMÁRIO:
A) INTRODUÇÃO; B) O TRIPS: a) Noções Gerais; b) Obrigações Decorrentes do TRIPS; c) Princípios Gerais do TRIPS; d) Âmbito do Acordo–Normas Substantivas e de Procedimento; e) Âmbito de Liberdade das Legislações Nacionais; f) Relações com Convenções Preexistentes; g) Relações entre o TRIPS e o Sistema da OMPI; C) A Duração das Patentes: a) Enquadramento da Questão; b) Compatibilidade da Duração das Patentes no TRIPS e na Legislação Portuguesa; c) O Decreto-Lei n.º 141/96

A) Introdução

Esta decisão do nosso Supremo Tribunal de Justiça, proferida em recurso do excelente Acórdão da Relação de Lisboa de 14 de Dezembro de 2004(1), merece, a vários títulos, destaque.

De facto, versa sobre um tema que, entre nós e em sede de Direito Privado, tem sido quase totalmente desprezado, e que é o dos efeitos do TRIPS—designação corrente por que é conhecido o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio, anexo ao Acordo que criou a Organização Mundial do Comércio(2).

E trata desse tema articulando-o com a legislação comunitária, uma vez que a própria União Europeia é, por si, parte no Acordo.

Neste contexto, decidiu proceder ao reenvio prejudicial para o Tribunal de Justiça da Comunidade Europeia para que se pronuncie sobre a suscitada questão dos efeitos do TRIPS, bem como sobre a questão prévia da competência desse Tribunal de Justiça para sobre ela se pronunciar.

Tal reenvio foi oficiosamente decidido pelo nosso Supremo, situação que, tanto quanto sei, será inédita.
Mas, por isso, o próprio Acórdão formula, desde logo, o texto das questões prévias a submeter às instâncias consultadas.

Daí o grande interesse que reveste a sua publicação, e a eventual valia que a singela anotação que se segue possa revestir.

B) O TRIPS

a) Noções Gerais

A nível do comércio internacional, é particularmente sensível a necessidade de promover uma protecção eficaz e adequada dos direitos de propriedade intelectual e de simultaneamente garantir que as medidas e processos destinados a assegurar a aplicação efectiva desses direitos, que introduzem elementos de monopólio na concorrência, não constituam obstáculo ao comércio legítimo.

Tal necessidade foi naturalmente sentida no âmbito do “Uruguay Round”, de que resultou o Acordo OMC, do qual o TRIPS, ou seja, o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Industrial Intelectual Relacionados com o Comércio, é um dos anexos, como acima referido.

Assim, o TRIPS inclui disposições pormenorizadas em matéria de protecção dos direitos de propriedade intelectual, que têm por objectivo estabelecer disciplinas de âmbito internacional neste domínio, a fim de promover o comércio internacional e impedir a ocorrência de distorções ao comércio, bem como o desenvolvimento de tensões devido à inexistência de uma protecção adequada e eficaz da propriedade intelectual.

Nos termos do respectivo artigo 65.°, n.º 1, nenhum Membro será obrigado a aplicar as disposições do TRIPS antes do termo do período geral de um ano após a data da entrada em vigor do Acordo OMC, prevendo-se todavia, nos n.os 2, 3 e 4 do mesmo artigo, a possibilidade de os países em desenvolvimento prorrogarem aquele prazo ou adiarem a aplicação das respectivas disposições.

E no artigo 66.° prevê-se ainda a possibilidade de prorrogação suplementar para os países menos desenvolvidos.

Em conformidade com o n.º 3 do Acto Final, o Acordo OMC entrou em vigor em 1 de Janeiro de 1995, o que significa que os respectivos membros que não beneficiem de derrogação, como é o caso de Portugal, deviam ter implementado as disposições do TRIPS até 1 de Janeiro de 1996.

b) Obrigações Decorrentes do TRIPS

Do TRIPS decorre, essencialmente, a obrigação de incorporar níveis mínimos de protecção de propriedade intelectual na legislação de cada Membro.

De facto, o artigo XVI, n.º 4, do Acordo OMC contém uma cláusula geral de conformidade, segundo a qual cada Membro assegurará a conformidade das suas leis, regulamentos e procedimentos administrativos com as obrigações impostas pelos Acordos que haja assinado, garantindo a adequação das legislações nacionais aos compromissos assumidos.

Além disso, consigna-se, no artigo 1.°, n.º 1, do TRIPS, que os Membros implementarão na sua ordem interna, as disposições dele constantes.

Estabelece-se, porém, que tal incorporação deve ser feita observando o quadro dos sistemas e práticas judiciais de cada país.

No âmbito da realidade europeia, a incorporação das disposições do TRIPS está feita, a nível da legislação comunitária e a nível dos vários direitos nacionais.

Assim, por exemplo, o Regulamento (CE) n.º 40/94, do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária, foi alterado, com vista à aplicação dos Acordos concluídos no âmbito do “Uruguay Round”, pelo Regulamento (CE) n.º 3288/94, do Conselho, de 22 de Dezembro de 1994.

No caso de Portugal, a incorporação das disposições do TRIPS que ainda não tinha sido levada a efeito, encontra-se neste momento completa, com o actual Código de Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 36/2003, de 5 de Março, que entrou em vigor no dia 1 de Julho de 2003.

c) Princípios Gerais do TRIPS

O TRIPS assenta em 2 princípios gerais fundamentais: o princípio do tratamento nacional e o do tratamento da nação mais favorecida.

Estabelece o artigo 3.°, n.° 1, sob a epígrafe “Tratamento Nacional”:
“Cada Membro concederá aos nacionais de outros Membros um tratamento não menos favorável do que o que concede aos seus próprios nacionais no que se refere à protecção da propriedade intelectual, sem prejuízo das excepções já previstas, respectivamente na Convenção de Paris (1967), na Convenção de Berna (1971), na Convenção de Roma ou no Tratado sobre a Protecção da Propriedade Intelectual relativa aos Circuitos Integrados. No que diz respeito aos artistas intérpretes ou executantes, aos produtores de fonogramas e aos organismos de radiodifusão, esta obrigação só é aplicável relativamente aos direitos previstos no presente Acordo. Qualquer Membro que pretenda prevalecer-se das possibilidades previstas no artigo 16.° da Convenção de Berna (1971) ou no n.º 1, alínea b), do artigo 16.° da Convenção de Roma deverá dirigir uma notificação, conforme previsto nessas disposições, ao Conselho TRIPS.”

E acrescenta o artigo 4.°, sob a epígrafe “Tratamento da Nação Mais Favorecida”:

“No que diz respeito à protecção da propriedade intelectual, todas as vantagens, favores, privilégios ou imunidades concedidos por um Membro aos nacionais de qualquer outro país serão concedidos, imediata e incondicionalmente aos nacionais de todos os outros Membros. Ficam isentos desta obrigação as vantagens, favores, privilégios ou imunidades concedidos por um Membro:

a) Decorrentes de acordos internacionais em matéria de assistência judicial ou de execução da legislação de carácter geral e que não se limitem concretamente à protecção da propriedade intelectual;
b) Em conformidade com as disposições da Convenção de Berna (1971) ou da Convenção de Roma, que autorizam que o tratamento concedido seja função, não do tratamento nacional, mas do tratamento concedido noutro país;
c) Relativamente aos direitos dos artistas intérpretes ou executantes, dos produtores de fonogramas e dos organismos de radiodifusão que não sejam previstos no presente Acordo;
d) Decorrentes de acordos internacionais relacionados com a protecção da propriedade intelectual que tenham entrado em vigor antes da entrada em vigor do Acordo OMC, desde que esses acordos sejam notificados ao Conselho TRIPS e não constituam uma discriminação arbitrária ou injustificada contra nacionais de outros Membros.”

Daqui decorre que todas as vantagens, favores, privilégios ou imunidades concedidas aos nacionais de um país serão concedidos imediata e incondicionalmente aos nacionais de todos os outros Estados membros.

Prevê-se, no entanto, um período transitório para alguns dos Estados membros.
Assim, no que toca aos países em desenvolvimento, o artigo 65.°, n.º 2, permite que prorroguem por novo período de 4 anos a data de aplicação das disposições do TRIPS, podendo ainda ser adiada por um período adicional de 5 anos a aplicação das disposições em matéria de patentes de produtos, nos termos do n.º 5.

No que toca aos países menos desenvolvidos, prevê o artigo 66.° a possibilidade de adiamento da sua aplicação por um período de 10 anos a partir da data da sua aplicação, ou seja, até 2016.

d) Âmbito do Acordo—Normas Substantivas e de Procedimento O TRIPS abrange normas substantivas e normas de procedimento.

Quanto às primeiras, elencam-se, no artigo 1.°, n.° 2, uma série de categorias a que a expressão propriedade intelectual se refere, a saber: direitos de autoria e direitos conexos, marcas, indicações geográficas, desenhos ou modelos industriais, patentes, topografias de circuitos integrados, protecção de informações não divulgadas e controlo de práticas anti-concorrenciais em licenças contratuais.

As normas de procedimento visam a aplicação efectiva dos direitos de propriedade intelectual e vêm previstas nos artigos 41.° a 61.°.

Para além da obrigação geral da aplicação efectiva dos direitos de propriedade intelectual, tais normas abrangem processos e medidas correctivas civis e administrativas, medidas provisórias, medidas nas alfândegas, e incluem a previsão de sanções penais, pelo menos nos caso de contrafacção deliberada de marca e de pirataria em relação ao direito de autor numa escala comercial.

e) Âmbito de Liberdade das Legislações Nacionais

Estabelecendo apenas níveis mínimos de protecção à propriedade intelectual, o TRIPS deixa a cada Membro a liberdade de conceder uma protecção mais ampla do que a nele fixada.

Esta protecção mais ampla pode ter duas vertentes: ou através de outras modalidades de direitos privativos ou através de outros objectos de direitos privativos.

Como outras modalidades de direitos privativos, salienta-se a possibilidade de serem concedidas patentes de revalidação.

Refira-se também o caso dos modelos de utilidade previstos na lei portuguesa, que são protecções mais simples e de duração mais curta do que a das patentes, para invenções que tenham menor dignidade inventiva, e cujo âmbito pode ser alargado.

É ainda possível prever outros objectos de protecção.
No âmbito do TRIPS podem ser protegidas, enquanto propriedade intelectual, realidades tão importantes como o conhecimento tradicional e o folclore, os métodos de negócios, os métodos de produção agrícola e os desenvolvimentos ligados aos programas de computador.

Outro campo onde existe liberdade do legislador nacional é o da protecção das variedades animais, uma vez que a protecção das variedades vegetais deve necessariamente ser assegurada pelos Estados membros, nos termos do artigo 27.°, n.° 3, alínea b).

Refira-se ainda competir às legislações dos Estados membros tratar da questão do esgotamento de direitos, tal como consta do artigo 6.°, e adoptar as medidas necessárias para proteger a saúde pública e a nutrição e para promover o interesse público previstas no artigo 8.°.
É assim grande o âmbito de liberdade das legislações nacionais.

f) Relações com Convenções Preexistentes

O TRIPS refere-se a várias convenções pré-existentes, determinando que algumas das suas disposições sejam de cumprimento obrigatório.

É o caso da Convenção de Paris para a Protecção da Propriedade Industrial(3) segundo o Acto de Estocolmo de 1967, a que o artigo 2.°, n.° 1, se reporta.

É também o caso da Convenção de Berna para a Protecção das Obras Literárias e Artísticas, na versão do Acto de Paris em 1971, para que remete o artigo 9.°, n.° 1.

É ainda o caso do Tratado sobre a Protecção de Propriedade Intelectual relativa aos Circuitos Integrados, assinado em Wa-shington em 1989, referido no artigo 35.°.

A referência ao Acto de Estocolmo e ao Acto de Paris pode não ser irrelevante, porquanto define qual a versão da convenção que é de cumprimento obrigatório, e é possível que nem todos os respectivos Estados membros tenham ratificado e aprovado as correspondentes alterações(4).

O TRIPS também se refere, ainda que não considere uma convenção de cumprimento obrigatório, à Convenção Internacional para a Proteção de Artistas, Intérpretes ou Executantes, dos Produtores de Fonogramas e dos Organismos de Radiodifusão, mais conhecida por Convenção de Roma (1961).

g) Relações entre o TRIPS e o Sistema da OMPI

O TRIPS, ao instituir um sistema de protecção da Propriedade Intelectual, fá-lo à margem do sistema anteriormente existente, gerido pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI).
A razão de ser desta distinção é que o TRIPS contém um sistema que diverge do sistema da OMPI.

Diverge quanto aos destinatários: os destinatários do TRIPS são apenas os Estados-soberanos, ao passo que o sistema da OMPI, proveniente da Convenção da União de Paris, se dirige a Estados e a nacionais e indivíduos. Daqui decorre que o sistema da OMPI é auto-executório, não necessita de qualquer implementação suplementar, o que não sucede no caso do TRIPS, cujas disposições devem ser incorporadas nas legislações internas.

Diverge também quanto ao conteúdo.
Embora um e outro sistema obedeçam ao princípio da igualdade do tratamento nacional, também existe uma diferença entre o TRIPS e a OMPI.

Com efeito, o princípio do tratamento nacional constante do TRIPS reporta-se a Estados, visa nivelar os Estados, ao passo que o sistema da OMPI, nomeadamente da Convenção da União de Paris, visa nivelar as pessoas.

Outra diferença reporta-se à proteção da liberdade de concorrência, à qual o sistema da OMPI é alheio, mas o TRIPS não é.

De facto, contém normas sobre a utilização abusiva dos direitos de propriedade intelectual (artigo 8.°, n.° 2) e sobre o controlo das práticas anticoncorrenciais por via de contratos de licença (artigo 40.°).

A diferença mais importante, porém, consiste no sistema de prevenção e resolução de litígios, que não existe no sistema da OMPI, mas que o TRIPS prevê no artigo 64.°(5).

C) A Duração da Patentes

a) Enquadramento da Questão

Em Portugal, à data de aplicação do TRIPS (1 de Janeiro de 1996), a matéria da propriedade industrial encontrava-se regulada, em termos de direito interno, pelo Código da Propriedade Industrial aprovado pelo Decreto-Lei n.º 16/95, de 24 de Janeiro, para entrar em vigor em 1 de Junho de 1995(6), que substituíra o anterior Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto n.º 30679, de 24 de Agosto de 1940.

Previa-se no artigo 94.° do Código de 1995 que a duração da patente fosse de vinte anos contados da data do respectivo pedido.

Mas, de acordo com o artigo 7.° do Código de 1940, essa duração era de quinze anos contados da data do respectivo título de concessão.

Por isso, nos termos do artigo 3.° do referido Decreto-Lei n.º 16/95, as patentes cujos pedidos tivessem sido apresentados antes da entrada em vigor do novo Código, conservavam a duração que lhes era atribuída pelo mencionado artigo 7.° do anterior Código de 1940.

Isto significava que, em termos de direito interno português, existiam dois prazos diferentes de duração das patentes.

Um, para as patentes cujo pedido fora apresentado até 31 de Maio de 1995, que é de quinze anos contados da data do respectivo título de concessão; outro, para as patentes cujo pedido foi apresentado após 1 de Junho de 1995, que é de vinte anos contados da data daquele pedido.

b) Compatibilidade da Duração das Patentes no TRIPS e na Legislação Portuguesa

Determina o artigo 33.° do TRIPS que a duração da protecção auferida pela patente não terminará antes do termo de um período de vinte anos calculado a partir da data de depósito, isto é, da data da apresentação do respectivo pedido.

A duração estabelecida no artigo 94.° do Código de 1995 está assim em conformidade com o disposto a este respeito no Acordo TRIPS(7).

Já as patentes cujo pedido haja sido apresentado até 31 de Maio de 1995 poderão ter um prazo de protecção inferior ao que aquele Acordo garante, sempre que entre a data do pedido e a data da concessão haja mediado menos de cinco anos.

A situação parece particularmente iníqua na medida em que afecta as invenções cujos requisitos de patenteabilidade sejam menos discutíveis e por isso hajam sido mais rapidamente concedidas.

Mais: a mencionada situação está em contradição com o disposto no TRIPS e com as obrigações que dele decorrem para o Estado Português.

É certo que, como referi, o Código de 1995 entrou em vigor em 1 de Junho de 1995 e a data de aplicação do TRIPS a Portugal foi 1 de Janeiro de 1996.

É certo também que as patentes cuja duração pode ser inferior à garantida pelo TRIPS são aquelas cujos pedidos foram apresentados antes de 31 de Maio de 1995, anteriormente portanto à data de aplicação do mencionado Acordo a Portugal, ainda que a respectiva concessão possa vir a ter lugar já na vigência dessa aplicação.

No entanto, o artigo 70.°, n.º 2, do TRIPS preceitua que, salvo disposição em contrário dele constante, o Acordo estabelece obrigações relativamente a todos os objectos existentes à data da sua aplicação ao Membro em questão, e que sejam protegidos nesse Membro na referido data, ou que satisfaçam ou venham posteriormente a satisfazer os critérios de protecção definidos.

Como decorre da leitura do referido artigo 70.°, objectos são as realidades que beneficiam da protecção definida no TRIPS, qualquer que seja a categoria em que se insiram.

Daí que as obrigações estabelecidas no TRIPS se apliquem quer às realidades protegidas à data da aplicação deste, quer às realidades que, nessa data, satisfaçam os critérios de protecção nele definidos, quer ainda às realidades que posteriormente venham a satisfazer tais critérios de protecção(8).

Enquanto objectos existentes em 1 de Janeiro de 1996, as patentes que, nessa data, estivessem em vigor ou cujo pedido de registo se encontrasse pendente, ficaram sujeitas às disposições constantes do TRIPS, e, consequentemente, o Estado Português obrigado a implementar, na sua ordem interna, as disposições necessárias para o efeito.

Não se invoque em contrário o n.º 1 do artigo 70.° do Acordo, segundo o qual o mesmo não cria obrigações relativamente a actos ocorridos antes da data de aplicação do Acordo ao Membro.

Este preceito em nada afecta a aplicabilidade do TRIPS às patentes concedidas a partir de 1 de Janeiro de 1996, cujos pedidos de registo hajam sido apresentados antes de 1 de Junho de 1995.

Mas tão-pouco afecta a aplicabilidade do Acordo às patentes concedidas anteriormente a 1 de Janeiro de 1996, que nessa data estivessem em vigor(9).

É que o artigo 33.° do TRIPS reporta-se directamente ao conteúdo da protecção oferecida pela patente, abstraindo dos factos que lhe deram origem.

Deve assim entender-se que a duração da protecção consi-gnada nesse artigo 33.° abrange as próprias patentes já concedidas que subsistam à data de aplicação do TRIPS, em sintonia aliás com o que, quanto à aplicação no tempo do direito interno português, dispõe o artigo 12.°, n.º 2, do Código Civil.

Esta posição é corroborada pelo n.º 3 do artigo 70.° do TRIPS que determina não haver qualquer obrigação de restabelecer a protecção de objectos que, à data da aplicação do Acordo ao Membro em questão, tenham caído no domínio público.

Daqui decorre “a contrario” que os objectos que, à data da aplicação do TRIPS, não tenham caído no domínio público, devem gozar de protecção prevista nesse Acordo, nomeadamente em termos de duração, sendo obrigação do Membro assegurar tal protecção na sua ordem interna.

c) O Decreto-Lei n.° 141/96

Do exposto, decorre que o artigo 3.° do citado Decreto-Lei n.º 16/95 não estava em conformidade com o disposto no TRIPS, e que, nos termos desse Acordo, o Estado Português estava obrigado a implementar as medidas legislativas necessárias para que as patentes cujos pedidos hajam sido apresentados antes de 1 de Junho de 1995 e não tivessem ainda caído no domínio público em 1 de Janeiro de 1996 gozem, pelo menos, da protecção de 20 anos a contar da data do respectivo pedido.

O reconhecimento da desconformidade existente levou à publicação do Decreto-Lei n.º 141/96, de 23 de Agosto, que visou completar a harmonização do Código da Propriedade Industrial com a duração dada ao TRIPS em matéria de duração das patentes.

Assim, além de, no artigo 2.°, revogar o artigo 3.° do Decreto--Lei n.º 16/95, estabelece, no artigo 1.°, n.º 1, que, às patentes cujo pedido fora apresentado antes da entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 16/95, vigentes em 1 de Janeiro de 1996, ou concedidas após essa mesma data, se aplicava o disposto no artigo 94.° do Código de 1995, ou seja, tinham uma duração de 20 anos a contar da data do respectivo pedido.

Ressalva, porém, no artigo 1.°, n.º 2, o caso em que a aplicação desse artigo 94.° conduza a uma redução do período da validade das patentes em relação ao que lhes era atribuído pelo artigo 7.° do Código de 1940 (ou seja, 15 anos a contar da data da respectiva concessão), caso em que seria este o período de validade aplicável.

Ficou assim resolvida a discrepância existente.
Mas, como a realidade excede sempre a imaginação do legislador, nem todas as dúvidas ficaram resolvidas.

Mantém-se a questão de saber qual a duração das patentes, concedidas perante o Código de 1940, cujo período de validade tenha terminado antes da data da entrada em vigor do Decreto - Lei n.º 141/96, ou seja, 28 de Agosto de 1996, como é o caso suscitado na decisão anotada.

A meu ver, tendo em vista o objectivo declarado do legislador de 1996 de completar a harmonização da lei portuguesa com as disposições do TRIPS em matéria de duração das patentes, é em face das disposições deste Acordo que há que resolver a questão.

Deste modo, há, a meu ver, que distinguir consoante o período de validade da patente tenha terminado, ou não, antes da data da aplicação do TRIPS a Portugal, ou seja 1 de Janeiro de 1996.

Se terminou, não há qualquer obrigação de restabelecer a protecção da patente caduca, como determina o n.º 3 do artigo 70.° do TRIPS.

Se não terminou, então deve aplicar-se o disposto no Decreto-Lei n.° 141/96, por ser essa a expressa intenção do legislador português.

Neste caso, aplicar-se-á o disposto no artigo 94.° do Código de 1995, uma duração de 20 anos a contar da data do respectivo pedido, a menos que a aplicação desse artigo 94.° conduza a uma redução do período da validade da patente em relação ao que lhes era atribuído pelo artigo 7.° do Código de 1940 (ou seja, 15 anos a contar da data da respectiva concessão), caso em que será este o período de validade aplicável.

Lisboa, 2 de Julho de 2006


Notas:

(1) Publicado na Colectânea de Jurisprudência, ano XXIX, tomoV/2004, pág. 114.

(2) Este Acordo, designado por Acordo OMC, com os seus anexos, decisões, declarações ministeriais e Acto Final, foi assinado em Marraquexe em 15 de Abril de 1994, aprovado, para ratificação, por Portugal, pela Resolução da Assembleia da República n.° 75-B/94, e ratificado pelo Decreto do Presidente da República n.° 82-B/94, ambos de 27 de Dezembro.

(3) Adiante designada apenas por Convenção da União de Paris.

(4) Por exemplo, o do Acto de Lisboa de 1958 da Convenção da União de Paris nunca chegou a ser ratificado por Portugal.

(5) Refere-se, por isso, à OMC como uma OMPI”com dentes”.

(6) Subsequentemente substituído pelo Código aprovado pelo Decreto-Lei n.° 36/2003, de 5 de Março.

(7) Idêntica duração consigna o artigo 99.° do actual Código.

(8) Por isso, há até quem considere ser o TRIPS de aplicação retroactiva; cfr. A. Casado Cervino y B. Cerro Prada, GATT y Propriedad Industrial, Madrid, 1994, pág. 141.

(9) Refiro-me obviamente a patentes cujos pedidos de registo hajam sido apresentados antes de 1 de Junho de 1995.