Revista da Ordem
dos Advogados

Pelo Prof. Doutor Luís Alberto de Carvalho Fernandes

SUMÁRIO:

I–1. Objecto da exposição 2. Razão de ordem II–3. Considerações prévias 4. A nulidade 5. A anulabilidade 6. Pontos comuns à nulidade e à anulabilidade; enumeração 7. Pontos comuns à nulidade e à anulabilidade; âmbito 8. Pontos comuns à nulidade e à anulabilidade; modo de invocação 9. Pontos comuns à nulidade e à anulabilidade; efeitos III–§ 1.° Patentes 10. Considerações prévias 11. Causas da nulidade 12. In-validade parcial–§ 2.° Modelos de utilidade 13. Considerações prévias 14. Causas da nulidade–§ 3.° Topografias de produtos semicondutores 15. Considerações prévias 16. Causas da nulidade–§ 4.° Desenhos ou modelos 17. Considerações prévias 18. Causas da nulidade 19. Causas da anulabilidade 20. Invalidade parcial–§ 5.° Marcas ou direitos derivados 21. Considerações prévias 22. Causas da nulidade 23. Causas da anulabilidade 24. Regime da anulação–§ 6.° Recompensas 25. Anulabilidade–§ 7.° Nome ou insígnia de estabelecimento 26. Considerações prévias 27. Causas da nulidade 28. Causas da anulabilidade e regime da anulação–§ 8.° Logótipo 29. Remissão–§ 9.° Denominações de origem e indicações geográficas 30. Considerações prévias 31. Causas da nulidade 32. Causas da anulabilidade e regime da anulação IV–33. Razão de ordem 34. A dicotomia nulidade/anulabilidade 35. A invalidade como causa da extinção dos direitos de propriedade industrial 36. O objecto da invalidade 37. A articulação entre o regime da recusa e da invalidade dos direitos industriais

1. Objecto da exposição(*)

O objecto da minha intervenção neste Curso de Pós-Graduação em Propriedade Industrial respeita a uma matéria — a invalidade — em si mesma situada na Teoria Geral do Direito, tendo a sua sede própria na função do negócio jurídico, quando esta se mostra afectada por vícios genéticos desse acto. Por isso, o seu regime comum se situa no Código Civil, nos arts. 286.° a 294.°.

Ela não é, contudo, privativa destes actos jurídicos nem deste ramo do Direito, antes tem cabimento em muitos outros domínios, muito embora não possa deixar de ser influenciada pela maneira de ser dos institutos a que se liga nas suas variadas aplicações concretas.

Assim se explicam as frequentes intervenções do legislador na fixação de regimes particulares da invalidade, como justamente acontece na área da propriedade industrial.

Nesta base, a nosso ver, o estudo monográfico de tais regimes não se deve circunscrever à sua descrição, mas ter como preocupação dominante averiguar se os desvios à teoria geral, que ela nos revele, se justificam pela índole da matéria onde operam, e a ela se adequam. Neste plano, a visão de um generalista pode trazer achegas úteis e só por esta razão nos atrevemos, distantes como temos andado do direito da propriedade industrial, a aceitar o honroso convite que nos foi dirigido e dar o contributo ao nosso alcance neste Curso, ao lado de tão ilustres especialistas.

2. Razão de ordem

I. As considerações anteriores servem também para explicar a ordenação básica que vai presidir à exposição subsequente.

A descrição das soluções adoptadas pelo direito constituído impõe-se em primeiro lugar, pois só após o seu conhecimento podemos partir para a sua apreciação crítica.

Cada um destes temas será objecto de um capítulo próprio: descrição do regime e sua análise crítica.
Só em relação ao primeiro se justificam algumas notas prévias sobre a arrumação das matérias por ele abrangidas.

II. Acontece que no novo Código da Propriedade Industrial (1) — que neste campo não se afasta do anterior —, o tratamento da invalidade aparece fragmentado, repartindo-se pelos seus dois primeiro títulos. Assim, na “Parte Geral” (Título I) estabelecem-se regras gerais para todos os direitos industriais [arts. 33.° a 36.° (2)]. Por seu turno, no Título II, que, sob a epígrafe «Regimes jurídicos da propriedade industrial», se ocupa dos vários direitos industriais privativos (3), estatuem-se regras particulares para a grande maioria deles.

Por assim ser, na descrição do regime da invalidade em propriedade industrial, seguindo o direito positivo, vamos distinguir esses dois momentos: regime geral e regimes particulares.

Em relação a cada um deles, há, porém, diferentes exigências de sistematização que, embora sucintamente, devem ainda ser dadas a conhecer.

III. Na propriedade industrial, seguindo, nesta matéria, o Código Civil, o legislador distingue, na invalidade, os seus dois regimes típicos: nulidade e anulabilidade (4).

Esta distinção, como é manifesto, releva tanto no tratamento comum a todos os direitos industriais como no dos direitos privativos. Logo, em qualquer destes dois planos não podemos deixar de a ela atender, sem prejuízo de, por economia de tempo, ser conveniente abordar conjuntamente certos aspectos em que o regime se aplica tanto à nulidade como à anulabilidade.

São, porém, diversas as preocupações que dominam cada um dos momentos por que se divide a exposição. Na parte comum a todos os direitos industriais trata-se de descrever o regime da invalidade nos diversos aspectos de que o Código se ocupa. E, no que seja omisso, apurar até onde é legitimo — e em que termos — preencher a lacuna com o regime civilístico da invalidade.

Diferentemente se passam as coisas quanto aos regimes particulares dos vários direitos privativos. Aí, o que interessa destacar são os aspectos próprios de cada um, tanto mais quanto é certo, como de seguida melhor se verá, que eles podem respeitar apenas a um tipo de invalidade, e nem sempre ao mesmo para esses diversos direitos.

3. Considerações prévias

A preceder a exposição do tratamento da invalidade no Código, duas notas merecem referência, por se relacionarem tanto com a nulidade como com a anulabilidade.

Respeita a primeira ao enquadramento legal da matéria.
Os preceitos que dela se ocupam (arts. 33.° a 36.°) estão integrados no Capítulo IV do Título I e são subordinados à epígrafe «Extinção dos direitos de propriedade industrial».

Abrangem-se, assim, no mesmo capítulo, além da invalidade, a caducidade e a renúncia de direitos industriais, solução sobre cujo rigor técnico-jurídico oportunamente teremos de nos pronunciar.

A segunda nota respeita ao objecto da invalidade.
Os arts. 33.° a 36.° referem-na aos títulos de propriedade industrial.

O destaque deste ponto justifica-se, não tanto para avaliar a justeza da solução — matéria de que nos ocuparemos no último capítulo da exposição —, mas para chamar desde já a atenção para o facto de não ser ela a perfilhada em relação aos direitos privativos.

4. A nulidade

I. O regime geral da nulidade em propriedade industrial contém-se no art. 33.° do Código.
Regulam-se aí três pontos: âmbito da nulidade, suas causas e prazo de arguição.

Verifica-se, porém, quanto ao primeiro, que ele tem larga correspondência no regime da anulabilidade, pelo que reservamos a sua análise para quando nos ocuparmos do regime comum aos dois tipos de invalidade.

II. As causas da nulidade dos títulos de propriedade industrial, segundo o artigo citado, reduzem-se a três categorias.

Por força da al. a) do n.° 1 desse preceito, o título de propriedade industrial é nulo quando o objecto do correspondente direito privativo não seja susceptível de protecção.

É, pois, em função da noção de cada um destes direitos e dos requisitos a que ele deve obedecer que esta causa de nulidade tem de ser apurada. A seu tempo veremos que o Código, coonestando este entendimento, acaba por reeditar, para os direitos privativos esta causa geral, embora sob vestes distintas.

Para além desta, é também causa da nulidade a «preterição de procedimentos ou formalidades imprescindíveis para a concessão do direito» (5).

Trata-se, pois, numa formulação sintética, de se verificar a inobservância de formalidades essenciais do procedimento de concessão do direito. Já se deixa ver que estamos perante um conceito geral que há-de ser preenchido em função das exigências procedimentais estatuídas para cada direito privativo.

Finalmente, a al. c) do n.° 1 do art. 33.° considera nulos os títulos de propriedade «quando forem violadas regras de ordem pública».

Este preceito, que não tinha correspondência na lei anterior, não faz mais do que explicitar uma solução que sempre resultaria do regime comum da invalidade, seja pela via mais directa do art. 294.° do Código Civil, seja pela menos directa do art. 280.°, n.° 2, deste mesmo Código.

Como nota final, comum a todas as causas da nulidade enumeradas no art. 33.°, pode dizer-se ser este o valor a elas adequado, mesmo se consideradas na perspectiva dos critérios civilísticos que presidem à distinção entre nulidade e anulabilidade.

III. Sobre o prazo de arguição da nulidade rege o n.° 2 do art. 33.°, estatuindo que ela é invocável a todo o tempo.

Explicitou assim o legislador a solução que já se devia considerar consagrada do n.° 2 do art. 32.° do Código de 1995, afastando eventuais dúvidas que ele podia suscitar (6).

Em suma, quanto a este ponto, o Código segue, na nulidade em direito da propriedade industrial, o regime comum estabelecido no art. 286.° do Código Civil.

5. A anulabilidade

I. À semelhança do que ocorre na nulidade, o Código dedica também um preceito específico à anulabilidade: art. 34.°.

Ocupa-se ele, tal como o anterior, do âmbito deste valor negativo, em termos que, como atrás foi dito a respeito da nulidade, nos levam a reservar a sua análise para momento ulterior. Para além disso, enumeram-se as causas gerais da anulabilidade e estabelece-se, para uma delas, uma solução alternativa à anulação.

II. Os vícios que geram anulabilidade dos títulos de propriedade industrial vêm enumerados no n.° 1 do art. 34.°, em termos que exigem clarificação.

O corpo desse número identifica como causa da anulabilidade a circunstância de o titular não ter direito aos títulos.

Trata-se de uma causa genérica, porquanto logo se acrescenta: «e nomeadamente», por referência às alíneas desse número. Importa, pois, verificar que causas da anulabilidade nelas se contêm e como se articulam com o corpo do número em análise.

A al. a) determina a anulabilidade do título quando o direito não pertença àquele a quem está atribuído. Há-de entender-se que está aqui em causa o direito privativo a que o título se refere.

Em si mesma, esta alínea limita-se a dizer, no plano dos direitos de propriedade industrial, o que o corpo do preceito genericamente diz quanto aos respectivos títulos.

É, assim, discutível a sua necessidade, dúvida que se adensa quando a articulamos com a al. b).
Com efeito, esta prevê a anulabilidade dos títulos se forem concedidos com preterição «dos direitos previstos nos artigos 58.°, 59.°, 121.°, 122.°, 156.°, 157.°, 181.°, 182.° e 226.°», remissão que, a nosso ver, só pode ser vista com profunda estranheza.

Desde logo, os arts. 58.° e 59.° definem precisamente quem tem direito à patente; e os restantes três pares de artigos limitam-se a dizer o mesmo, sucessivamente, para os modelos de utilidade, as topografias de produtos semicondutores e os desenhos ou modelos, porquanto mais não fazem do que remeter para os arts. 58.° e 59.°!

Por seu turno, o art. 226.° rege sobre os termos em que o agente ou representante do titular de uma marca registada num dos países membros da União ou da OMC, mas não registada em Portugal, pode obter registo dessa marca em seu próprio nome (7).

Depende tal registo de autorização do titular da marca; se não for obtida, o titular da marca tem o direito de se opor ao registo, salvo se o agente ou representante justificar o seu procedimento.

O registo da marca em nome próprio do agente ou representante, com violação do disposto neste preceito, torna o título anulável, segundo a al. b) do n.° 1 do art. 33.°.

Isto é, se não estamos a ver mal, esta norma nada acrescenta de substancial à al. a) do mesmo artigo (8). De facto, aquela alínea diz que o título de propriedade industrial é anulável se for concedido com preterição dos direitos daquele a quem o direito privativo pertence. O que só pode significar que a concessão é feita a quem o direito não pertence, caso em que a anulabilidade já resultava da al. a), se não mesmo do corpo do art. 34.°.

Não compreendemos, por isso, o que levou o legislador a optar por esta formulação da al. b) do n.° 1 do art. 34.°, afastando a da al. b) do n.° 1 do art. 33.° do Código de 1995. Embora a sua redacção pudesse, se tal se entendesse necessário, ser melhorada, ela tinha, a nosso ver, um sentido útil. Dela resultava a anulabilidade quando os títulos «tiverem sido concedidos com preterição dos direitos de terceiros». Segundo a mesma alínea, não relevava aqui apenas a titularidade desses direitos, porquanto a lei esclarecia que a posição prevalente dos terceiros podia fundar-se «em prioridade ou outro título legal» (9).

Para além do exposto, a al. b) do n.° 1 do art. 34.° merece ainda outros reparos. Desde logo, estabelecendo o preceito um regime comum aos direitos de propriedade industrial, não se vê justificação para ele remeter para o regime específico dos direitos privativos. E, a adoptar-se tal solução, qual a razão para a remissão ser feita apenas para alguns deles e não para todos?

III. Não se contém, no art. 34.°, como já não se continha no artigo correspondente do Código de 1995, qualquer norma, paralela da do n.° 2 do art. 33.°, sobre o prazo de arguição da anulabilidade.

Assim, no plano geral em que ora nos situamos, entendemos dever recorrer-se ao regime comum do art. 287.°, n.° 1, do Código Civil, aplicado correspondentemente. Daí resulta ser tal prazo, em regra, de um ano, contado do momento em que a pessoa com legitimidade para invocar a anulabilidade tem conhecimento da causa em que ela se funda. Não poderá, porém, deixar de se atender, para o efeito do início de contagem do prazo, quando a causa do vício esteja relacionada com actos sujeitos a publicação, ao disposto nos n.os 1 e 2 do art. 29.° do Código.

IV. Como alternativa à anulação, o n.° 2 do art. 34.° atribui ao «interessado» em fazer valer a anulabilidade a faculdade de pedir a reversão, a seu favor, do título anulável, no todo ou em parte.

Todavia, diversamente do que previa o n.° 2 do art. 33.° do Código de 1995, onde esta faculdade era estabelecida sem restrições, o n.° 2 do art. 34.° limita-a aos casos da al. b) do seu n.° 1.

Em face, porém, do que ficou dito, a respeito desta norma, em II, não se vê razão para o regime do n.° 2 do art. 34.° não se aplicar também aos casos da al. a) do n.° 1.

Como é manifesto, seja qual for o alcance do preceito, o exercício da faculdade nele prevista depende de, em relação ao interessado, se verificarem os requisitos da concessão do título de propriedade industrial anulável.

Ocorre aqui uma situação que apresenta certa afinidade com a que, na anulabilidade do negócio jurídico, corresponde à possibilidade de confirmação. Temos em vista sobretudo a circunstância de ao interessado serem atribuídos dois direitos potestativos: in casu, o de anulação e o de reversão. Mas também a de, por esta via, o título não ser anulado, mas subsistir.

Dependendo da modalidade da anulabilidade, quanto ao seu âmbito, a reversão pode ser total ou parcial.
Assim estatui expressamente a norma em análise.

6. Pontos comuns à nulidade e à anulabilidade; enumeração

O art. 35.° regula, sem distinção do tipo da invalidade, aspectos relativos a duas das questões que se compreendem no seu regime de arguição: modo de a fazer valer e legitimidade para a invocar.

Noutro plano, o art. 36.° ocupa-se dos efeitos da declaração da nulidade e da anulação.
Finalmente, incluímos aqui a matéria que deixámos atrás em aberto, para agora ser exposta: a solução adoptada pelo Código quanto ao âmbito da nulidade e da anulabilidade. Por esta questão, iniciamos a exposição dos pontos comuns à nulidade e à anulabilidade em direito da propriedade industrial.

7. Pontos comuns à nulidade e à anulabilidade; âmbito

I. Em termos inteiramente sobreponíveis, os n.os 1 dos arts. 33.° e 34.° admitem que a nulidade como a anulabilidade dos títulos de propriedade industrial revistam duas modalidades: total ou parcial.

Por outro lado, com igual sintonia, nenhum dos preceitos fornece qualquer dado relativo ao critério de determinação do âmbito a atribuir à invalidade. Esta abstenção do legislador tem implicações menos significativas do que a um primeiro exame se poderia supor, pois nos regimes particulares dos direito privativos desenham-se situações relevantes de invalidade parcial (10). Nelas se tem, pois, de encontrar o critério para determinar se é total ou parcial.

II. Tendo presente a posição que adoptamos quanto à invalidade parcial, como figura genérica, que pode assumir várias modalidades (11), não temos qualquer dificuldade em admitir esta aplicação daquela figura jurídica. No limite, estaremos, apenas, em presença de mais uma dessas modalidades, para além das que identificamos no seu regime civilístico.

De resto, a articulação deste ponto do regime da invalidade em propriedade industrial com o modo da sua arguição, de que de imediato nos ocupamos, conduz-nos a atribuir, ao juiz, poderes para fixar a modalidade da nulidade ou da anulabilidade — total ou parcial — que ao caso convenha.

Para tanto, na falta de critério imposto pela lei para cada direito privativo, deve ele atender ao modo como a causa da invalidade se projecta sobre o título da propriedade industrial, viciando-o no todo ou apenas em parte e, nesta segunda hipótese, em que medida. Ser--lhe-á lícito, nomeadamente, recorrer ao princípio comum enumerado no art. 292.° do Código Civil, salvo se as circunstâncias particulares do caso a isso se opuserem.

8. Pontos comuns à nulidade e à anulabilidade; modo de invocação

I. O modo de arguição da invalidade vem regulado no n.° 1 do art. 35.°. Dele resulta que a declaração da nulidade ou a anulação «só podem resultar de decisão judicial».

Fica, assim, excluída a invocação extrajudicial, seja por declaração unilateral da parte interessada, seja por acordo das partes envolvidas (12).

Sendo a invocação judicial, as questões mais relevantes do seu regime são as relativas à competência do tribunal e à legitimidade das partes.

II. A competência, em razão da matéria, para a correspondente acção cabe aos tribunais de comércio, como tribunais de primeira instância de competência especializada (art. 78.° da Lei da Organização e Funcionamento dos Tribunais Judiciais — L.O.F.T.J. —, Lei n.° 3/99, de 13 de Janeiro) (13). Assim dispõe a al. h) do n.° 1 do art. 89.° da L.O.F.T.J..

Por força do n.° 3 deste mesmo preceito, têm também os tribunais de comércio competência para julgar os incidentes e apensos dessas acções.

III. As acções de declaração da nulidade ou de anulação de direitos privativos estão sujeitas a averbamento no Instituto Nacional da Propriedade Industrial [art. 30.°, n.° 1, al. d)].

Também a decisão definitiva proferida nas acções de declaração da nulidade ou de anulação, uma vez transitada em julgado, deve ser averbada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial e deve ser publicada no Boletim da Propriedade Industrial. Além do respectivo texto, deve ser publicado o correspondente averbamento [n.° 3 do art. 35.°; cfr., também, art. 30.°, n.° 1, al. e)].

Segundo o n.° 3 do art. 35.°, deve, para o efeito, a secretaria do tribunal enviar ao Instituto uma cópia da decisão, dactilografada ou em suporte adequado.

O averbamento é feito, em qualquer dos casos, no título, a requerimento de quem seja interessado e só depois dele os factos correspondentes produzem efeitos em relação a terceiros (n.os 4 e 2, respectivamente, do art. 30.°). A falta de averbamento não afecta, porém, a eficácia desses factos, nas relações entre as partes ou seus sucessores (n.° 3 do mesmo preceito).

Uma vez feito o averbamento, manda o n.° 6 do art. 30.° que dele seja publicado aviso no Boletim da Propriedade Industrial.

O regime de averbamento que assim fica genericamente descrito não pode, porém, deixar de ser articulado com o disposto no art. 5.°, al. j), dos Estatutos do Instituto da Propriedade Industrial, aprovados pelo Decreto-Lei n.° 400/98, de 17 de Dezembro. Determina, na verdade, este preceito que o Instituto deve «manter actualizado o registo dos direitos atribuídos, procedendo à inscrição dos respectivos actos de modificação e manutenção, de modo a garantir a veracidade da certificação e a existência de outros meios de prova documental necessários à resolução de eventuais conflitos no âmbito da propriedade industrial». Daqui decorre que, para ser atingido o objectivo previsto neste preceito, as acções de declaração da nulidade e de anulação, bem como as decisões finais nelas proferidas, devem, também, ser inscritas neste registo.

IV. A legitimidade das partes relativamente à arguição da invalidade tem de ser analisada nos seus dois momentos: activa e passiva. Qualquer deles, na acção de declaração da nulidade ou de anulação, vem regulada no n.° 2 do art. 35.°.

Se, nesta matéria, o preceito correspondente do Código de 1995 (art. 34.°, n.° 2) não merecia encómios (14), a situação não melhorou no Código.

Os motivos de reparo verificam-se sobretudo na legitimidade activa, mas em termos distintos na declaração da nulidade e na anulação.

V. Na acção de declaração da nulidade, o n.° 2, primeira parte, do art. 35.°, mantendo o regime anterior, atribui legitimidade ao Ministério Público e a qualquer interessado.

Este regime não levantava qualquer dúvida, por referência aos casos de nulidade dos títulos, quando confrontado com o estatuído no art. 286.° do Código Civil. O Código, porém, complicou a questão, pois, inadvertidamente, o legislador não só regulou também esta matéria no n.° 2 do art. 33.°, como o fez aí em termos diferentes dos do n.° 2 do art. 35.°. Com efeito, naquele preceito estatui-se que a nulidade é invocável … por qualquer interessado, sem mais.

Não pretendemos, ao assinalar esta desarmonia, levantar dúvida quanto à legitimidade do Ministério Público, mas lá que estamos longe de um exemplo de bem legislar, estamos …

VI. Pelo que respeita à acção de anulação, a legitimidade activa é igualmente atribuída, pelo n.° 2 do art. 35.°, ao Ministério Público e a qualquer interessado.

Também neste caso o Código reproduz o regime anterior; daí que, tal como então, a matéria não possa passar sem uma análise mais atenta.

Como é sobejamente sabido, o n.° 1 do art. 287.° do Código Civil limita a legitimidade para arguir a anulabilidade às pessoas no interesse de quem a anulabilidade é estabelecida.

Tendo presente este regime, logo se deixa ver que o n.° 2, primeira parte, do art. 35.° abre significativamente o leque da legitimidade, nesta matéria, não só quando a atribui ao Ministério Público, mas ainda, e sobretudo, quando admite qualquer interessado a fazer valer a anulabilidade. É, na verdade, fora de dúvida que esta fórmula, que o art. 286.° do Código Civil reserva para a nulidade, tem um alcance muito mais amplo do que a utilizada no seu art. 287.°, n.° 1.

A benefício de demonstração ulterior, quando nos ocuparmos da análise crítica do regime legal da invalidade em propriedade industrial, deixamos já referido não nos parecer haver para tanto justificação.

VII. Em sede de legitimidade passiva na acção de decla-ração da nulidade ou de anulação, a segunda parte do n.° 2 do art. 35.° estatui que ela deve ser proposta contra o titular inscrito do direito.

Todavia, o preceito manda citar (15) para a acção «todos os que, à data da publicação do averbamento previsto na alínea d) do n.° 1 do artigo 30.°, tenham requerido o averbamento de direitos derivados no Instituto da Propriedade Industrial».

Como a remissão deixa perceber, trata-se da publicação do averbamento da acção, em si mesma, mediante o aviso referido no n.° 6 do art. 30.°. Percebe-se a intenção do legislador, mas não pode deixar de se chamar a atenção para o facto de as pessoas a citar poderem não ser todas conhecidas no momento da propositura da acção. Na verdade, entre este e o da publicação do aviso decorre necessariamente algum período de tempo, durante o qual pode ainda ter sido requerido o averbamento de direitos derivados.

Como é manifesto, as pessoas que aqui se mandam citar são chamadas a intervir no processo para defesa dos seus interesses, relativamente aos direitos de que são titulares.

9. Pontos comuns à nulidade e à anulabilidade; efeitos

I. O art. 36.° do Código ocupa-se dos efeitos da declaração da nulidade ou da anulação, suprindo assim — e bem — uma lacuna do Código de 1995 que regulava a matéria apenas em sede de nulidade, no art. 35.°.

Em rigor, o art. 36.° estabelece os limites à eficácia retroactiva da declaração da nulidade ou da anulação. Manifestamente, porém, o preceito pressupõe a eficácia retroactiva da invalidação — seguindo, aliás, o regime civil nesta matéria (cfr. art. 289.° do Código Civil) —, e daí parte para estabelecer certas restrições às consequências que tal regime acarreta.

II. Resulta, na verdade, do art. 36.° que, afastando a retroactividade da declaração da nulidade ou da anulação, se mantêm efeitos que, antes dela, se tenham produzido, em resultado:

a) do cumprimento de obrigações;
b) de sentença transitada em julgado;
c) de transacção, mesmo que não homologada;
d) de actos de natureza análoga.

Por actos de natureza análoga devem entender-se aqueles que, quanto a uma situação jurídica, produzam efeitos semelhantes aos emergentes dos enumerados nas restantes alíneas.

No seu conjunto, estabelece, portanto, o art. 36.° significativas limitações à retroacção da declaração da nulidade ou da anulação, que domina o instituto (16).

Deixa, porém, em aberto o seguinte problema: os efeitos ressalvados da retroactividade subsistem mesmo que os actos de que emergem sejam posteriores à publicação do averbamento da acção de declaração da nulidade ou de anulação?

Tendemos para a resposta negativa, invocando, correspondentemente, o n.° 1 do art. 291.° do Código Civil.

10. Considerações prévias

I. Os arts. 113.° e 114.° estabelecem o regime particular da invalidade relativamente às patentes, em termos que merecem um esclarecimento prévio.

Dispõe o art. 113.° que, ressalvado o regime do art. 33.°, «as patentes são nulas» nos casos enumerados nas alíneas daquele preceito.

A referência da nulidade às patentes suscita, desde logo, o problema do ajustamento do seu objecto ao regime geral do art. 33.°. Esta é, porém, apenas uma manifestação de questão mais ampla de que teremos de nos ocupar na apreciação crítica das soluções consagradas nesta matéria (17).

Por ora, para além de alertarmos para a necessidade de apurar o alcance desta diferente conformação da invalidade, não há mais do que assinalar que, de qualquer modo, se o legislador pretendia manter aqui a solução adoptada nos arts. 33.° e 34.°, referindo a invalidade aos títulos de propriedade industrial, a redacção adoptada traiu o seu pensamento, pois sugere algo diverso.

II. O regime particular da invalidade das patentes resume-se a dois pontos, regulados separadamente nos arts. 113.° e 114.°.

No primeiro são estabelecidas causas específicas da nulidade; o segundo rege sobre a invalidade parcial, em qualquer dos seus dois tipos.

11. Causas da nulidade

I. As causas particulares da nulidade das patentes vêm enumeradas nas alíneas do art. 113.°. Delas decorre que há nulidade da patente, quando se verificam vícios que correspondem, no plano dos negócios jurídicos, a situações de inidoneidade do objecto (cfr. art. 280.° do Código Civil).

II. Assim, nos termos da al. a), a patente é nula, quando o seu objecto não preencher os requisitos de novidade, actividade inventiva e aplicação industrial.

Estes requisitos são exigidos pelo n.° 1 do art. 51.°, desenvolvidos nos seus n.os 2 e 3 e definidos nos arts. 55.° e seguintes.

III. A al. b) do art. 113.°, que representa uma inovação em relação ao direito anterior, estabelece a nulidade da patente, «quando o seu objecto não for susceptível de protecção, nos termos dos artigos 51.°, 52.° e 53.°».

Compreende-se e aceita-se a remissão para os arts. 52.° e 53.°, porquanto neles se estabelecem limitações quanto à concessão de patentes, por razões decorrentes, directa ou indirectamente, do seu objecto. Mas o mesmo se não pode dizer já do art. 51.°, porquanto nele se definem os requisitos positivos do objecto da patente e não limitações ao mesmo. Por certo, a sua falta gera nulidade da patente, mas tal resulta já da al. a) do art. 113.°.

Destas causas de nulidade deve ser aproximada a da al. d) do art. 113.°. O vício respeita agora à descrição do objecto [cfr. art. 62.°, n.° 1, al. b), e n.° 4] e prende-se com o requisito de aplicação industrial.

O preenchimento deste requisito implica, segundo o n.° 3 do art. 55.°, a possibilidade de o objecto da correspondente invenção ser fabricado ou utilizado em qualquer género de indústria ou na agricultura.

No caso, verificando-se embora esta exigência, a descrição do objecto está feita em termos tais que, não obedecendo ao exigido no n.° 4 do art. 62.°, não permitem que a sua execução seja feita por qualquer pessoa competente na matéria.

IV. A outra causa particular da nulidade da patente respeita à epígrafe ou título dado ao invento [al. c) do art. 113.°].

Para boa compreensão desta matéria, importa ter aqui presente a norma relativa aos elementos que devem integrar o pedido da patente. Um deles, segundo a al. b) do n.° 1 do art. 61.°, é uma «epígrafe ou título que sintetize o objecto do invento». Está em causa uma designação do invento que, em termos sintéticos, permita dar a conhecer, por si só, o seu objecto.

O vício gerador da nulidade da patente consiste, assim, em a sua epígrafe ou título, por não constituir uma síntese adequada, abranger objecto diferente do verdadeiro objecto da patente.

12. Invalidade parcial

I. O art. 114.°, aplicável tanto ao caso de nulidade como de anulabilidade da patente, respeita ao âmbito da invalidade.

O seu n.° 1, concretizando o que resulta do regime geral da invalidade dos direitos de propriedade industrial, determina quando se verifica a sua invalidade parcial. Ela ocorre sempre que o vício que afecta a patente respeita apenas a uma ou algumas das reivindicações.

As reivindicações definem o objecto da protecção pedida pelo requerente da patente e, como tal, respeitam ao que nela é considerado novo e caracteriza o invento [art. 62.°, n.° 1, al. a), e n.° 3].

Em suma, o disposto no art. 114.° significa que a invalidade da patente não se projecta necessariamente em todas as respectivas reivindicações, podendo afectar apenas uma ou várias. Já não é, porém, admissível a invalidação parcial de uma reivindicação, como expressamente estatui o art. 114.°.

II. A invalidade parcial da patente, para ter sentido, implica que a reivindicação ou reivindicações não viciadas possam por si só constituir objecto de uma patente, embora diferente da requerida pelo interessado.

É isso mesmo que o n.° 2 do art. 114.° estatui, embora em termos gramaticalmente não muito felizes, quando estabelece que, sendo invalidadas apenas uma ou mais reivindicações, «a patente continua um vigor relativamente às restantes, sempre que esta puder (18) constituir objecto de uma patente independente».

13. Considerações prévias

I. O regime particular da invalidade relativamente aos modelos de utilidade é estabelecido nos arts. 151.° e 152.°, em termos análogos aos dos preceitos reguladores da patente.

Desde logo, o n.° 1 do art. 151.° diz que «os modelos de utilidade são nulos»; valem, por isso, aqui as considerações feitas a respeito de problema homógolo, nas patentes.

Mas a proximidade entre os regimes de invalidade das patentes e dos modelos de utilidade vai muito mais longe, em termos que permitem em larga medida tratar aqui a matéria por breve remissão para o que ficou dito no parágrafo anterior.

De resto, em parte significativa, a regulamentação dos modelos de utilidade é feita, no Código, por pura e simples remissão para o regime das patentes.

É fácil compreender esta similitude de regime, se tivermos presente que a protecção de uma invenção pode ser feita, à opção do requerente, a título de patente ou modelo de utilidade (cfr. art. 51.°, n.° 4, cujo conteúdo é reproduzido no art. 117.°, n.° 3). Mais: «a mesma invenção pode ser objecto, simultânea ou sucessivamente, de um pedido de patente e de um pedido de modelo de utilidade» (art. 51.°, n.° 5, repetido, ipsis verbis, no n.° 4 do art. 117.°).

II. As particularidades da invalidade dos modelos de utilidade, tal como acontece nas patentes, respeitam às causas da nulidade e ao âmbito da invalidade.

Todavia, quanto ao segundo ponto, o art. 152.° limita-se a remeter para o art. 114.°, pelo que, neste domínio, vale, mutatis mutandis, o que ficou exposto sobre as patentes.

Só as causas da nulidade dos modelos de utilidade justificam, pois, breve referência.

14. Causas da nulidade

I. As causas da nulidade enumeradas nas als. a), c) e d) do n.° 1 do art. 151.° correspondem, ponto por ponto, às contidas nas als. a), c) e d) do n.° 1 do art. 113.°, quanto às patentes.

Por assim ser, de particular, relativamente à nulidade dos modelos de utilidade, há apenas que assinalar que os requisitos referidos na al. a) do n.° 1 do art. 151.° são enumerados no n.° 1 do art. 117.° e definidos no art. 120.°.

Quanto à al. b) do n.° 1 do art. 151.°, ela só se demarca da al. b) do art. 113.° pelo que respeita, como é manifesto, às disposições legais para que remete. No mais, do que se trata é de estabelecer a nulidade do modelo de utilidade quando o seu objecto não for susceptível de protecção, «nos termos dos artigos 117.°, 118.° e 119.°».

Por razões análogas às invocadas a propósito do art. 113.°, a remissão da al. b) do n.° 1 do art. 151.° para o art. 117.° não faz sentido, pois nele não se estabelecem limitações ao objecto dos modelos de utilidade, mas os seus requisitos positivos, já contemplados no n.° 1, al. a), do art. 151.°. Só nos arts. 118.° e 119.° constam limitações que afastam a protecção do objecto do modelo de utilidade (19).

II. O regime descrito na alínea anterior sofre, porém, uma limitação por força do n.° 2 do art. 151.°.
Restringe, com efeito, esta norma a declaração da nulidade dos modelos de utilidade aos casos em que eles tenham sido objecto de exame, regulado nos arts. 131.° e 132.°.

À compreensão da norma em análise importam os seguintes aspectos do regime de concessão dos modelos de utilidade.

Se o correspondente pedido for regular, segue-se a sua publicação no Boletim da Propriedade Industrial, abrindo-se então um prazo para reclamações (arts. 128.° e 129.°). No decurso desse prazo podem os interessados deduzir oposição e requerer exame.

Se nenhum destes meios for usado, é concedido provisoriamente o título do modelo de utilidade; todavia, a validade deste título (20) cessa quando tenha sido requerido exame (art. 130.°, n.os 1 e 4). Este regime implica que o exame possa ser requerido, não só na fase do pedido, mas ainda após a concessão do título provisório, enquanto ele se mantiver válido, como expressamente estatui o n.° 1 do art. 131.°.

Assim, o que o n.° 2 do art. 151.° acaba por significar é o seguinte: só os modelos de utilidade definitivos podem ser declarados nulos. O meio para reagir contra vícios do modelo provisório é o exame.

15. Considerações prévias

I. Os arts. 170.° e 171.° estabelecem o regime particular da invalidade do direito industrial em epígrafe por referência ao seu registo.

Se, nas patentes e nos modelos de utilidade, se podem suscitar dúvidas quanto à incidência da invalidade, em relação às topografias de produtos semicondutores o afastamento em relação ao regime geral da invalidade em propriedade industrial surge com maior evidência (21). E é, em qualquer caso, diferente do das patentes e dos modelos de utilidade.

Para além desta diversidade na configuração do objecto sobre que incide, a regulamentação contida naqueles preceitos não se afasta sensivelmente da invalidade das patentes.

II. Desde logo, à semelhança do que aí acontece, as normas acima referidas regem sobre as causas particulares da nulidade do registo de topografias de produtos semicondutores e sobre o âmbito da invalidade, em qualquer dos seus tipos: nulidade ou anulabilidade.

Acontece, porém, que neste segundo domínio o art. 171.° se limita a remeter para o art. 114.°, ou seja, para a regulamentação da invalidade parcial das patentes.

Deste modo, ainda neste caso, só as causas específicas da nulidade justificam algumas notas complementares.

16. Causas da nulidade

I. A análise das três alíneas do art. 170.° revela, logo a uma primeira leitura, quanto a sua redacção é próxima da do art. 113.°, que rege as causas da nulidade das patentes.

Pode ir-se mesmo mais longe e dizer que as als. b) e c) do art. 170.° reproduzem o texto das als. c) e d) do art. 113.°.

Em boa verdade, deve até acrescentar-se que estas normas não fazem mais do que uma aplicação específica de algo já resultante da remissão genérica contida no art. 159.°. Nele se manda aplicar às topografias de produtos semicondutores as disposições relativas às patentes, salvo se a isso se opuser a natureza daquele direito.

Por assim ser, no plano das causas da nulidade em referência vale, correspondentemente, quanto ficou dito em sede de patentes.

II. A respeito da al. a) do art. 170.°, a nota a assinalar é a de ela reduzir a um preceito único o que no art. 113.° se contém nas suas als. a) e b).

Em verdade, a nulidade aí prevista resulta de o objecto da topografia de produtos semicondutores não satisfazer os requisitos dos arts. 153.° a 155.°. Ora, os arts. 153.° e 154.° estabelecem, no seu conjunto, a definição de topografia de produtos semicondutores. Por seu turno, o art. 155.° regula o que, neste direito privativo, é objecto de protecção legal.

17. Considerações prévias

O regime próprio da invalidade, pelo que respeita aos desenhos ou modelos (22), é estabelecido nos art. 208.° a 210.°, que alargaram sensivelmente o que se continha no art. 164.° do Código de 1995, ainda que as matérias reguladas sejam as mesmas: causas da invalidade e âmbito desta.

Todavia, no primeiro caso, além de se verificarem modificações relevantes nas causas da nulidade, passaram a prever-se também causas particulares da anulabilidade; no segundo, foi desenvolvido o regime da invalidade parcial, em termos adiante esclarecidos.

Vamos analisar em separado as causas da nulidade, as causas da anulabilidade e a invalidade parcial.
A fechar estas notas preliminares, assinale-se que, tal como se verificou em sede de topografia de produtos semicondutores, a invalidade não é referida aos títulos de propriedade industrial, nem aos desenhos ou modelos, mas ao seu registo.

18. Causas da nulidade

I. As causas particulares da nulidade dos desenhos ou modelos vêm enumeradas nas alíneas do n.° 1 do art. 208.° e respeitam a vícios que na sua maior parte são relativos ao objecto do correspondente direito privativo, como resulta da exposição subsequente.

II. Segundo a al. a), o registo é nulo se a protecção pretendida não respeitar a um desenho ou modelo, tal como é definido no art. 173.°, para que o preceito expressamente remete.

Deve, porém, entender-se que a remissão há-de ser integrada pela definição de produto, contida no art. 174.°, pois este é um dos elementos da noção fixada no art. 173.°. Por muito amplo que seja — como é — o conceito de produto recebido no art. 174.°, ele só tem sentido se algumas realidades, potencialmente como tal qualificáveis, nele não couberem — são, neste sentido, inidóneas. Ora, o registo de um desenho ou modelo que tenha por objecto tais realidades, por não serem relativas a um produto hoc sensu, não pode deixar de ser nulo.

III. Por força da al. b) e da remissão nela contida para o art. 175.°, o registo é nulo se os respectivos desenhos ou modelos forem contrários à ordem pública ou aos bons costumes.

Este preceito estabelece uma causa da nulidade já em parte coberta pelo regime geral contido na al. c) do n.° 1 do art. 33.°, aditando-lhe a ofensa aos bons costumes.

IV. A al. c) identifica como vício do registo de desenho ou modelo, gerador de nulidade, a falta de requisitos deste direito privativo.

Em síntese, esses requisitos são a novidade e o carácter singular estatuídos nos n.os 1 e 2 do art. 176.°. A sua caracterização extrai-se dos restantes números deste preceito e dos arts. 177.° a 180.°. No fundo, é a não verificação dessas características que gera a nulidade do registo, se, ainda assim, for feito.

V. A al. d) do art. 208.° demarca-se em alguma medida das anteriores, pois se prende com a relevância do princípio da prioridade em direito da propriedade industrial.

Está em causa o facto de o desenho ou modelo registado «interferir» com outro protegido desde data anterior, mas que só tenha sido divulgado após a data do pedido de registo ou da prioridade reivindicada.

VI. A al. e) identifica, em rigor, dois vícios diferentes, embora intimamente conexionados, por em qualquer deles estar em causa a (indevida) utilização, no desenho ou modelo, de certos elementos que não são admitidos. A distinção estabelece-se em função desses elementos e do fundamento que está na origem do carácter indevido da sua utilização.

A primeira parte da alínea contempla uma série de restrições emergentes do art. 6.°-ter da Convenção de Paris, para a Protecção da Propriedade Industrial (23), relativamente a vários elementos cujo uso deve ser impedido, salvo se obtidas as necessárias autorizações (24).

A segunda parte prevê a nulidade do registo por utilização indevida de distintivos, emblemas e sinetes não compreendidos no referido artigo da Convenção, mas apenas quando esses elementos revistam particular interesse público em Portugal.

VII. A relevância dos vícios expostos, como causa da nulidade dos desenhos ou modelos, sofre uma restrição semelhante à que ocorre nas topografias de produtos semicondutores, porquanto a declaração de nulidade do registo só pode verificar-se quando os desenhos ou modelos tenham sido objecto de exame.

Valem, por conseguinte, nesta matéria, mutatis mutandis, as considerações expostas nessa sede, com duas notas adicionais.

Visa uma chamar a atenção para as disposições que regem o exame, quanto aos desenhos ou modelos: arts. 193.° e 194.°.

Trata-se, na outra, de assinalar que a restrição do n.° 2 do art. 208.° deve ser entendida cum grano salis, pelo que respeita à causa da nulidade consagrada na al. e) do seu n.° 1, porquanto do art. 6.°-ter da Convenção resulta que os países da União devem «recusar ou anular o registo», havendo uso indevido dos elementos nele previstos.

19. Causas da anulabilidade

I. As causas particulares da anulabilidade do registo do desenho ou modelo constam do n.° 1 do art. 209.°, em duas alíneas de conteúdo bem diverso.

II. A al. a), de redacção pouco clara, refere-se ao caso de, num desenho ou modelo ulterior, ser utilizado um sinal distintivo, em relação ao qual exista o direito de proibir essa utilização.

O direito a essa proibição pode, segundo as suas causas, ter duas fontes: ou o Direito Comunitário ou as disposições que regulem esse sinal. Mas deve entender-se que estamos perante um direito atribuído a certas pessoas, cujo interesse particular se considera digno de tutela.

Verificados estes requisitos, o registo do desenho ou modelo é anulável.

III. A al. b) do n.° 1 do art. 209.° estabelece ainda a anulabilidade do registo quando o desenho ou o modelo envolva a utilização de obra protegida pelos direitos de autor (25), e não haja para tanto sido obtida autorização.

Mais uma vez estão aqui presentes interesses privados que se destacam por a sua tutela derivar de direitos de autor e não de direitos de propriedade industrial.

IV. Similarmente ao que ocorre quanto às causas particulares de nulidade, o n.° 2 do art. 209.° restringe o recurso à anulabilidade do registo às situações em que o desenho ou modelo tenha sido objecto de exame.

Assim, genericamente, prevalecem nesta matéria as notas relativas aos casos de nulidade, apenas com uma particularidade.

A restrição do n.° 2 do art. 209.° tem a sua aplicação limitada, expressis verbis, aos «casos previstos no número anterior». Tal não pode deixar de significar, para o preceito ter sentido útil, que ela não vale para as causas gerais da anulabilidade previstas no art. 34.°, solução que, todavia, suscita dúvidas quanto à sua justeza.

20. Invalidade parcial

O art. 210.° concretiza os termos em que pode ocorrer a invalidade parcial do registo do desenho ou modelo, aplicável tanto quando o correspondente valor negativo seja a nulidade como quando seja a anulabilidade.

Dele resulta que a invalidade parcial é admissível quando o registo respeite a vários objectos e o vício em causa afecte apenas um ou alguns deles. Como é manifesto, e o n.° 1 do art. 210.° deixa perceber, a invalidade opera então apenas quanto ao objecto ou objectos viciados.

Não é, porém, já admissível, segundo a mesma norma, a invalidação parcial de um objecto.
O n.° 2 do art. 210.°, explicitando o alcance do n.° 1, acrescenta que, se a invalidação for parcial, o registo invalidado continua em vigor quanto à parte não afectada.

É discutível a necessidade deste preceito, tal como está formulado, porquanto a invalidade parcial só nos termos daquele n.° 2 faria sentido.

21. Considerações prévias

As particularidades da invalidade das marcas ou direitos derivados do seu registo assumem carácter mais complexo do que nos outros direitos privativos e contêm-se nos art. 265.° a 267.°; tem, contudo, de se atender ainda, na fixação do seu regime, ao art. 268.°.

Destes preceitos resultam desvios relativamente a vários pontos do regime geral da invalidade dos direitos industriais, como se passa a expor.

Tal como acontece com as topografias de produtos semicondutores e os desenhos ou modelos, a invalidade é referida ao registo da marca.

Pelo que respeita às matérias reguladas nos arts. 265.° e seguintes, a principal inovação, em relação ao Código de 1995, reside no facto de se terem passado a prever também causas específicas da nulidade.

Seguindo o esquema que temos vindo a usar, trataremos em separado o regime da nulidade e o da anulabilidade.

22. Causas da nulidade

I. As causas da nulidade do registo da marca e dos direitos dele derivados têm correspondência em fundamentos da recusa do registo, previstos nos arts. 238.° e 239.°. Tais fundamentos respeitam a elementos relevantes na caracterização da marca [als. a) a s) do n.° 1 do art. 238.°] ou relacionam-se com interesses de ordem geral [als. a) a e) do art. 239.°].

Por outras palavras: as als. a) e b) do n.° 1 do art. 265.° seleccionam, nos fundamentos da recusa contidos no n.° 1 do art. 238.° e no art. 239.°, aqueles em relação aos quais se adequa a nulidade do registo indevidamente feito.

Trata-se, como é manifesto, de uma solução correcta, pois, em tais circunstâncias, tendo sido feito um registo que devia ter sido recusado, seria desrazoável não o considerar nulo.

II. No mesmo plano de coordenação dos fundamentos da recusa e das causas da nulidade do registo se situa o n.° 2 do art. 265.°, ao remeter para o n.° 3 do art. 238.°.

Esta norma exclui a recusa do registo relativamente a marcas desprovidas de qualquer sentido distintivo ou constituídas exclusivamente por certos elementos que o legislador expressamente declara não satisfazerem os requisitos do art. 222.° [al. a) e als. c) e d), respectivamente, do n.° 1 do art. 223.°]. A exclusão, todavia, em tais circunstâncias, só se verifica, se a marca «tiver adquirido carácter distintivo» (26).

Ao mandar aplicar o n.° 3 do art. 238.° à acção de declaração da nulidade, com as necessárias adaptações, tal significa que a remissão da al. a) do n.° 1 do art. 265.° tem de ser articulada com a do seu n.° 3. Assim, nem sempre a violação do disposto nas alíneas do n.° 1 do art. 223.° causa nulidade, pois nos casos acima identificados, em que a recusa do registo é excluída, a acção de declaração da nulidade não procede, se a marca assim constituída e registada tiver adquirido carácter distintivo.

23. Causas da anulabilidade

I. O regime particular de anulação do registo da marca e dos direitos dele derivados está fixado no art. 266.°. Nele se regulam, além das causas específicas da anulabilidade, vários pontos conexos com a anulação em si mesma.

Nesta última matéria tem ainda de ser atendido o art. 267.° que exclui, em certo caso, o direito à anulação.

II. As causas da anulabilidade, próprias deste direito privativo, vêm enumeradas nas als. a) e b) do n.° 1 do art. 266.°, em termos que corrigem alguma imperfeição do preceito correspondente do Código de 1995 (art. 214.°, n.° 1) (27) (28).

Todavia, o art. 266.° não é também isento de reparos, porquanto na al. a) do seu n.° 1 inclui, entre as normas para que remete, o art. 226.°; ora, a violação deste preceito consta já entre as causas comuns da anulabilidade enumeradas na al. b) do n.° 2 do art. 34.°.

Temos, pois, apenas que nos ocupar das mais causas da al. a) do n.° 1 do art. 266.°.

III. O registo da marca e dos direitos dele derivados é anulável, segundo a al. a) do n.° 1 do art. 266.°, se for efectuado com violação do disposto nas als. f) a h) e m) do art. 239.° e nos arts. 240.° a 242.°.

Nestas alíneas do art. 239.°, para além de outros requisitos, estão sempre em causa direitos ou interesses de terceiros, que se pretendem acautelar. Nesta base, feito o registo com infracção das normas que os tutelam, é o valor negativo anulabilidade perfeitamente adequado ao vício em causa.

Embora carecendo de alguns esclarecimentos adicionais, algo semelhante se passa quando o registo seja feito com infracção dos arts. 240.° a 242.°.

O primeiro prevê, no seu n.° 1, a recusa do registo se a marca em causa envolver reprodução ou imitação [nos termos das als. b) e c) do n.° 1 do art. 245.° (29)] «de determinado aspecto exterior, nomeadamente de embalagem, ou rótulo, com as respectivas forma, cor e disposição de dizeres, medalhas, recompensas e demais elementos comprovadamente usado por outrem nas suas marcas registadas».

No art. 241.° está pressuposta a tutela que merecem as chamadas marcas notórias. Segundo o n.° 1 do art. 241.°, são estas as marcas notoriamente conhecidas em Portugal, mas não registadas. Nesta base, deve ser recusado o registo de marca que, no todo ou em parte essencial, envolva reprodução, imitação ou tradução de marca notória, se:

a) a marca a registar se puder confundir com a notória na sua aplicação a produtos ou serviços idênticos ou afins;
b) por efeito da aplicação da marca a registar, for possível estabelecer uma associação com a marca notória.

Sendo o registo feito, quando devia ser recusado, é anulável.

O art. 242.° ocupa-se de matéria homóloga, mas relativa agora às denominadas marcas de prestígio. Está aqui em causa uma marca não registada, mas que goze de prestígio em Portugal ou na Comunidade Europeia, se for marca comunitária (30). Se a marca a que respeita o pedido de registo constituir tradução ou for igual ou semelhante a uma marca de prestígio, ainda que destinada a produtos ou serviços sem identidade ou afinidade, o registo deverá ser recusado, se:

a) o uso da marca a registar tirar partido indevido do carácter distintivo ou de prestígio da marca de prestígio;
b) esse uso puder prejudicar esse carácter distintivo ou esse prestígio.

Sendo o registo feito contra o disposto no art. 242.°, é anulável.
A invocação da anulabilidade, com fundamento na infracção ao disposto nos arts. 241.° ou 242.°, sofre, porém, uma restrição, por força do n.° 2 do art. 266.°.

A anulabilidade só pode ser invocada se o interessado requerer o registo da marca em que se fundamenta a anulação para os produtos ou serviços que lhe deram notoriedade ou prestígio, consoante os casos.

Faz o n.° 2 do art. 266.° aplicação, em sede de anulabilidade, de um regime paralelo do que os n.os 2 dos arts. 241.° e 242.° estabelecem quanto à recusa do registo.

Mas, justamente por assim ser, estabelecendo o n.° 2 do art. 240.° regime equivalente para a recusa nele prevista, seria adequado que no n.° 2 do art. 266.° se fizesse também menção do art. 240.°.

IV. A al. b) do n.° 1 do art. 266.° regula uma causa da anulabilidade do registo da marca e de direitos dele derivados que, embora em plano diferente das da alínea anterior, mantém em relação a elas um elemento comum: estão em causa interesses predominantemente particulares.

Trata-se, agora, de o titular do registo pretender, com base nele, fazer concorrência desleal. A esta hipótese equipara a segunda parte da al. b) a de tal concorrência ser possível, independentemente de ser essa a intenção do titular do registo.

24. Regime da anulação

I. Um dos aspectos particulares do regime de anulação do registo da marca ou de produtos dele derivados consta do n.° 3 do art. 266.°.

Estabelece esta norma uma limitação à anulação do registo, quando o fundamento da anulabilidade esteja relacionado com a tutela que deva ser atribuída a uma marca anterior. Consiste ela em a anulabilidade do registo da marca posterior não poder ser invocada, se da marca anterior, que se invoca como fundamento da anulação, não estiver a ser feito uso sério, tal como é definido no art. 268.°.

A razão de ser desta restrição é manifesta: o titular da marca anterior, por não satisfazer o requisito de uso sério, não é digno da tutela que determina a anulação da marca posterior.

II. Para além desta limitação, há, porém, que ter ainda em conta o disposto no art. 267.°, por força do qual, seguindo a terminologia legal, ocorre uma preclusão por tolerância do direito de anulação.

A situação correspondente caracteriza-se nos seguintes termos.

O titular de uma marca registada tem conhecimento de estar a ser usada certa marca, registada posteriormente à sua, e tolera esse uso pelo prazo de cinco anos.

O n.° 2 do art. 267.° não qualifica o prazo fixado no n.° 1, ao contrário do que ocorria com o direito pregresso, que o entendia como caso de caducidade (art. 215.°, n.° 2, do Código de 1995).

Se, com o seu silêncio, o legislador pretendeu afastar esta qualificação, só o podemos aplaudir. Temos, na verdade, por correcto entender este prazo como de prescrição (31).

Certo é, porém, que o prazo se conta do momento em que o titular da marca anterior teve conhecimento do uso da marca posterior (n.° 2).

O verdadeiro alcance da preclusão por tolerância apura-se pelos efeitos por ela produzidos.
Destes, o primário é o de o titular da marca registada anteriormente deixar de poder invocar a anulabilidade do registo da marca posterior.

Mas deixa também de se poder opor à sua utilização, quanto aos produtos ou serviços em relação aos quais se verificou o uso tolerado da marca posterior (32).

A preclusão do direito à anulação apenas põe o titular da marca com registo posterior a coberto da invocação da sua anulabilidade. Com efeito, como se estatui no art. 267.°, n.° 3, daí não decorre a validação do registo posterior, porquanto o titular da correspondente marca não pode invocar a tolerância do uso, para ele, por seu turno, se opor ao direito do titular da marca registada anteriormente, «mesmo que este já não possa ser invocado contra a marca posterior».

A preclusão, estabelecida no n.° 1 do art. 267.°, não se verifica, em relação a qualquer dos efeitos acima identificados, «se o registo da marca posterior tiver sido efectuado de má fé». A razão desta ressalva assenta no facto de o titular da marca posterior não merecer tutela, por causa da sua má fé.

III. Afastando-se do art. 35.°, que não se ocupa do prazo de interposição da acção de anulação dos títulos de propriedade industrial, o n.° 4 do art. 266.° regula especificamente essa matéria.

Estabelece este preceito que, em regra, as acções de anulação do registo de marcas ou de direitos dele derivados devem ser propostas no prazo de 10 anos. Este prazo conta-se da data do despacho que conceda o registo, afastando-se assim o que a respeito desta matéria ficou exposto no regime geral da invalidade dos direitos industriais (33).

A acção de anulação não depende, porém, de prazo, se o registo da marca tiver sido obtido de má fé. É este o sentido da segunda parte do n.° 4 do art. 266.°, quando nele se afirma que, neste caso, o direito de pedir a anulação «é imprescritível» (sic!).

A solução contida neste preceito, em si mesma, é correcta, pois o titular da marca anulável não merece a tutela que a limitação do prazo implica. Mas o mesmo não se pode já dizer da qualificação jurídica da natureza desse prazo.

Sugere, com efeito, a redacção do preceito — quando usa o adjectivo «imprescritível» — que na mente do legislador o prazo nele fixado é de prescrição. Sendo assim, a técnica legislativa do Código não pode deixar de merecer reparos, devendo entender-se, apesar da perturbação que o texto acima citado lança na matéria, que o prazo fixado no número anterior é de caducidade.

Apontam, neste sentido, os termos em que estabelecemos a distinção entre a prescrição e a caducidade, já acima referenciados.

Assim, o que, em termos correctos, o n.° 4 do art. 266.° significa é o seguinte: a invocação da anulabilidade, havendo má fé, não depende de prazo.

Nem esta solução é caso virgem no regime da anulabilidade (34).

25. Anulabilidade

I. As especialidades da invalidade, pelo que respeita às recompensas, contêm-se no art. 280.°, que dispõe o seguinte: «o registo é anulável quando for anulado o título da recompensa».

Para além de um aspecto de pormenor (35), este artigo man-tém a redacção da norma correspondente do Código de 1995 (art. 226.°). Subsistem assim as dúvidas que a aparente simplicidade de qualquer dos preceitos a um primeiro exame encobre.

II. É manifesto que dele resulta, em primeira mão, a submissão da anulabilidade do registo da recompensa ao regime geral da anulabilidade do respectivo título, nos múltiplos aspectos oportunamente estudados.

Mas, na sua aplicação concreta, logo cabe perguntar como opera a anulabilidade, na sua invocação judicial.

O preceito implica a necessidade de distinguir entre anulabilidade do título da recompensa e do registo. Mas dele resulta a precedência daquela sobre esta, pois o registo só é anulável, quando, como se lê no texto legal, for anulado (e não simplesmente anulável) o título da recompensa. Daí a pertinência da seguinte pergunta: o pedido de anulação do registo tem de ser formulado autonomamente, após a anulação da recompensa ou pode ser cumulado na acção de anulação da recompensa, como consequência desta?

Razões de economia processual conduzem-nos a perfilhar a segunda solução.

III. Outra questão suscitada pelo art. 280.° consiste em saber se, ao fazer menção específica da anulabilidade, tal significa exclusão do regime da nulidade.

A pergunta vale, em particular, para esta modalidade da invalidade do registo, embora não seja também descabida quanto à do próprio título da recompensa.

Em relação a este, vistas as causas da nulidade dos títulos de propriedade industrial, não se pode dizer que elas não façam sentido quanto às recompensas.

Mas, sendo assim, seria muito estranho que o registo fosse anulável quando o título de recompensa seja anulado, mas não quando seja declarado nulo!

Não pode ser.

Mais razoável será entender, afastando embora a presunção do art. 9.°, n.° 3, do Código Civil, que o legislador, neste caso, fez uso menos correcto da expressão anulado, devendo entender-se que quis significar invalidado.

26. Considerações prévias

O Código introduziu inovações relevantes no regime particular da invalidade do registo do nome ou insígnia de estabelecimento (36). Na verdade, o art. 244.° do Código de 1995 referia-se apenas à anulabilidade do registo, prevendo-a quando na sua concessão houvesse infracção de disposições que exigem autorização ou consentimento de terceiros.

A lei nova, nos arts. 298.° e 299.°, ocupa-se, sucessivamente, de causas particulares da nulidade e da anulabilidade do registo do nome ou insígnia de estabelecimento, mas em termos que merecem alguma censura, pelas razões adiante expostas.

Para além disso, os preceitos acima citados regulam ainda alguns aspectos do regime da invalidade.

Como é habitual, as causas da nulidade e da anulabilidade serão analisadas em dois números separados.
No segundo serão incluídos os desvios ao regime da anulação.

27. Causas da nulidade

I. A primeira causa da nulidade do registo do nome ou insígnia de estabelecimento, estabelecida no n.° 1 do art. 298.°, prende--se com a violação das normas que regulam a constituição de qualquer destes direitos industriais. Contêm-se elas, numa formulação positiva, nos arts. 283.° e 284.° e, numa formulação negativa, no art. 285.°.

Na verdade, os arts. 283.° e 284.° estabelecem, sucessivamente, os elementos que podem ser usados na constituição do nome e da insígnia.

Por seu turno, o art. 285.°, sob a epígrafe «fundamentos de recusa» (37), identifica, afinal, os elementos a que se não pode recorrer para constituir o nome ou a insígnia.

Todavia, a remissão do n.° 1 do art. 298.° para o art. 285.° é manifestamente incorrecta, nos termos genéricos em que se mostra feita.

II. O primeiro indício da inadequação desta norma encontra--se na própria letra: a al. a) do n.° 1 do art. 299.°, ao estabelecer as causas particulares da anulabilidade do registo do nome ou insígnia de estabelecimento, refere igualmente a infracção do «disposto no artigo 285.°»!

A harmonização de normas tão desavindas, o intérprete só pode fazê-la se for admissível distinguir, nas várias alíneas do n.° 1 do art. 285.°, elementos que não sejam admitidos, uns por razões de ordem pública, outros por razões de ordem particular.

Pensamos ser viável esta distinção, até por motivos que, mais uma vez, não abonam nada em favor do legislador.

Em verdade, por força do n.° 1 do art. 285.° além de outros, é considerado, como elemento que do nome ou insígnia não pode fazer parte, «tudo quanto, no n.° 1 do artigo 238.° e nas alíneas a) a e) e h) a j) do artigo 239.°, se refere às marcas» (al. f) do n.° 1 do art. 285.°).

Ora, acontece que a infracção do disposto nestes arts. 238.°, n.° 1, e 239.° é especificamente considerada causa da nulidade do registo, nas als. a) e b) do n.° 2 do art. 298.°, mas não em termos equivalentes aos que constam da al. f) do n.° 1 do art. 285.°!

Quer dizer: no que respeita a alíneas dos arts. 238.°, n.° 1, e 239.°, que estejam referidas na al. f) do n.° 1 do art. 285.°, mas não nas als. a) e b) do n.° 2 do art. 298.°, só pode entender-se haver uma causa de anulabilidade. É o que sucede com a al. d) do n.° 1 do art. 238.° e a al. h) do art. 239.°.

III. Invocando esta legitimação da letra da lei, embora deixando de lado a sua formulação bem incorrecta, consideramo-nos habilitados a repartir — para além do que respeita à al. f) — as alíneas do n.° 1 do art. 285.° em dois grupos, para efeitos de determinação das causas que em relação ao registo do nome ou insígnia de estabelecimento geram nulidade ou anulabilidade.

Pensamos que devem ser referidas à anulabilidade aquelas em que o elemento que não pode fazer parte do nome ou insígnia está directamente relacionado com o interesse de outra pessoa, que pode ser afectado com o seu uso. Pensamos ser isso o que se passa com a infracção do disposto nas als. c) a e), g) e h).

Deste modo, a remissão do n.° 1 do art. 298.°, ao fixar as causas da nulidade, deve entender-se restrita à infracção das als. a), b) e c) do n.° 1 do art. 285.°.

IV. Para além disso, o n.° 2, nas suas als. a) e b), estabelece a nulidade do registo do nome ou da insígnia de estabelecimento, mandando atender, correspondentemente, às causas da nulidade do registo das marcas e de direitos dele derivados, previstas nas als. a) a c) do n.° 1 do art. 238.° e als. a) a e) e i) a l) do art. 239.° (38).

Sem prejuízo do reparo a cima feito, relativamente à necessidade de concertar estas normas com a remissão que o n.° 1 do art. 298.° faz para o art. 285.°, em particular por referência à al. f) do n.° 1 deste preceito, vale aqui, mutatis mutandis, quanto em relação às marcas ficou exposto.

V. Mantendo, neste plano, o mesmo paralelismo entre o regime das marcas e o do nome ou insígnia de estabelecimento, o n.° 3 do art. 298.° (tal como o n.° 2 do art. 265.°) manda aplicar à acção de declaração da nulidade o disposto no n.° 3 do art. 238.°, quanto à recusa do registo.

Assim, ainda neste caso, não temos mais do que remeter para o regime da acção de declaração da nulidade do registo da marca.

28. Causas da anulabilidade e regime da anulação

I. As causas da anulabilidade do registo do nome ou insígnia de estabelecimento vêm enumeradas nas als a) e b) do n.° 1 do art. 299.°.

A respeito da al. a) e da sua remissão para o art. 285.° fomos forçados a antecipar o seu alcance, a respeito do n.° 1 do art. 298.°; para aí remetemos.

Quanto à al. b), reproduz, textualmente, a al. b) do n.° 1 do art. 266.°, relativo às marcas.
Valem, aqui, correspondentemente, as observações então feitas sobre esta norma.

II. As particularidades do regime da anulação do registo do nome ou insígnia de estabelecimento vêm reguladas nos n.os 2 e 3 do art. 299.°, que correspondem, no seu conjunto, ao n.° 4 do art. 264.° (39), quanto a marcas, cuja regulamentação reproduzem.

Está em causa o prazo de propositura da acção de anulação para o qual vale, por esta coincidência, o que ficou exposto a respeito do segundo dos preceitos citados.

29. Remissão

O art. 304.° manda aplicar aos logótipos «as disposições relativas aos nomes e insígnias de estabelecimento», com as necessárias adaptações.

O carácter genérico da remissão e a manifesta proximidade entre estas duas categorias de direitos privativos justificam o entendimento de nela se compreender o regime da invalidade estabelecido nos arts. 298.° e 299.°.

30. Considerações prévias

O Código de 1995 não continha normas específicas sobre a invalidade deste direito privativo (40). Esta solução foi agora alterada, revelando, no legislador, uma manifesta preocupação de, nos vários direitos privativos, adoptar um tratamento uniforme.

Assim, os arts. 313.° e 314.° estabelecem causas particulares da nulidade e da anulabilidade do registo das denominações de origem e das indicações geográficas. No segundo tipo da invalidade identifica-se ainda um ponto particular do regime da anulação.

Seguindo o exemplo da lei, mantemos o esquema habitual na exposição destas matérias.

31. Causas da nulidade

A identificação das causas particulares da nulidade do registo das denominações de origem e das indicações geográficas é feita, no art. 313.°, como em outros direitos privativos, por referência aos fundamentos da recusa do correspondente registo.

Estes constam do art. 308.°, limitando-se o art. 313.° a destacar nesses fundamentos os constantes nas als. b), d) e f). Sendo o registo feito com violação do disposto nestas normas, ele é nulo.

Só temos que assinalar serem estas as alíneas que, do ponto de vista de valor negativo do registo, contemplam situações a cuja violação deve corresponder a nulidade. É, pois, correcto o critério adoptado pelo legislador.

32. Causas da anulabilidade e regime da anulação

I. O n.° 1 do art. 314.° segue, para a anulabilidade, a solução adoptada, na nulidade, no art. 313.°.
O registo de uma denominação de origem ou de uma indicação geográfica é anulável quando tenha sido concedido com violação do disposto nas als. a), c), e) e g) do art. 308.°. São estas as restantes alíneas que neste preceito estabelecem fundamentos da recusa do registo.

Em face do que ficou dito no número anterior, já se deixa ver que às situações nelas descritas, quando violadas na concessão do registo, quadra o valor negativo anulabilidade.

II. Em sede de normas particulares relativas ao regime da anulação, os n.os 2 e 3 do art. 314.° regem sobre o prazo de propositura da correspondente acção.

Reproduzem estes preceitos, ponto por ponto, o texto dos n.os 2 e 3 do art. 299.°, que regulam a mesma matéria quanto aos nomes ou insígnias de estabelecimento.

Ora, como então ficou anotado, qualquer destas duas normas, no seu conjunto, correspondem ao n.° 4 do art. 264.°, aplicável à anulação do registo das marcas e direitos dela derivados.

Por assim ser, só temos aqui que remeter para o que, no local próprio, dissemos sobre o n.° 4 do art. 264.°, com as necessárias adaptações.

33. Razão de ordem

Encetamos agora, segundo o esquema oportunamente anunciado, uma análise do regime da invalidade dos direitos industriais, com o objectivo de avaliar a sua adequação, do ponto de vista técnico-jurídico.

Ao longo da exposição anterior, por necessidade de compreensão das soluções adoptadas pelo direito positivo, tivemos já oportunidade de pôr em destaque algumas imperfeições do Código no plano da técnica legislativa. Elas não deixam de ser relevantes quando se aprecia criticamente esse diploma legal, pois se projectam, por vezes, no tratamento substancial das matérias, e, por isso, devem aqui dar-se como presentes. Todavia, a preocupação que agora nos domina é outra.

Trata-se de apurar, numa perspectiva global, e por referência a certos aspectos mais relevantes do regime da invalidade no domínio dos direitos industriais, se, na transposição do regime comum — civilístico —, o Código adoptou as soluções mais acertadas. Sem perder de vista, como logo de início referimos, que, ao aplicar-se a outras áreas do Direito, a invalidade que o Código Civil constrói na perspectiva da função do negócio jurídico, há-de ajustar-se á maneira de ser dos institutos em que passa a funcionar.

Mas, trata-se também de apurar se, ressalvados estes ajustamentos, o regime da invalidade, visto no plano interno — sistemático — desses institutos se apresenta como um todo coerente.

São estes, como já se deixa ver, dois campos diferentes, que, como tais, colocam questões diferentes. No primeiro, estão em causa, de um lado, a dicotomia nulidade/anulabilidade acolhida pelo Código e, do outro, a invalidade como causa da extinção dos direitos industriais. No segundo, situamos a análise do objecto da invalidade e a articulação do seu regime com o da recusa da concessão dos direitos industriais.

Estas são as matérias que passamos a analisar em números separados.

34. A dicotomia nulidade/anulabilidade

I. O Código, tal como o diploma que o antecedeu, distingue, na invalidade dos direitos industriais, a nulidade da anulabilidade.

O que nos propomos averiguar é se o regime de cada um desses valores negativos, na aplicação que o Código deles faz aos direitos industriais, respeita o que há de essencial na delimitação que entre eles deve ser estabelecida.

A compreensão das observações que esta tarefa nos sugere só se alcança plenamente se estiver presente a concepção por nós perfilhada na configuração da invalidade e, correspondentemente, da ineficácia.

Tendo já tido oportunidade de a expor em escritos anteriores, entendemos ser-nos permitido enunciá-la aqui nas suas linhas fundamentais, a preencher com os dados que naqueles constam (41).

II. É nossa convicção que a invalidade constitui, no quadro dos valores negativos do negócio jurídico, uma categoria dogmática a se, contraposta à ineficácia stricto sensu.

A invalidade reveste várias modalidades — absoluta ou relativa, insanável ou sanável, com eficácia automática ou sem eficácia automática (42) —, demarcadas pelo seu regime.

O Código Civil, por razões em que dominam preocupações pragmáticas, dirigidas a uma mais fácil regulamentação da matéria, a partir dessas várias modalidades, constrói dois tipos de invalidade: a nulidade, que caracteriza como uma invalidade absoluta, insanável e com eficácia automática; e a anulabilidade, que caracteriza como invalidade relativa, sanável e sem eficácia automática.

Como é manifesto, a cada um destes tipos corresponde um regime típico, contido, no Código Civil, fundamentalmente, para a nulidade, no art. 286.° e, para a anulabilidade, nos arts. 287.° e 288.°.

Esta tipificação não é incompatível com aspectos de regime comuns a qualquer dos tipos, como claramente evidenciam os arts. 289.° a 293.° do Código Civil. Mas não é também incompatível com desvios ao regime típico da nulidade ou anulabilidade, situações comummente identificados como invalidades mistas, que, da nossa parte, por uma razão de coerência com a construção adoptada, preferimos denominar como nulidades ou anulabilidades atípicas.

Uma das questões que nesta complexa matéria preocupam a doutrina, independentemente do modo como a nulidade e a anulabilidade são concebidas, é a do critério que preside à sua delimitação.

Não é este o local para entrarmos nesse ainda controvertido debate doutrinal (43), limitando-nos também a manifestar aqui o critério que temos por acolhido no Direito Civil português. Chama ele à colação, nesta matéria, a prevalência do interesse público ou privado, que se visa tutelar ao atribuir relevância invalidante a certos vícios do negócio jurídico (44). Temos por relevantes, para o efeito, de um lado, a regra geral contida no art. 294.° do Código Civil e, do outro, o diferente regime da legitimidade para invocação da nulidade e da anulabilidade, patenteado pelo confronto dos arts. 286.° e 287.°, n.° 1, desse diploma legal.

III. Pressupostas as considerações da alínea anterior, vejamos como a questão da destrinça entre a nulidade e a anulabilidade dos direitos industriais se deve colocar. Entendemos legítimo partir, para tanto, da função da propriedade industrial, tal como a concebe o art. 1.° do Código. Dispõe-se nele que «a propriedade industrial desempenha a função de garantir a lealdade da concorrência, pela atribuição de direitos privativos sobre os diversos processos técnicos de produção de riqueza». Se desenvolvermos o conteúdo deste preceito, temos por correcto descortinar nele, lado a lado, uma função social e uma função particular ou individual da propriedade industrial. De resto, não estamos aqui a fazer senão uma aplicação específica do que é hoje entendimento corrente relativamente à função da propriedade em geral (45).

A função social da propriedade industrial prende-se com interesses gerais da economia e dos consumidores.

Pelo que respeita à sua função particular, conexa com a actividade dos empresários, a propriedade industrial partilha do princípio da autonomia privada, na sua projecção na liberdade de iniciativa económica privada, constitucionalmente consagrada (art. 61.°, n.° 1). Neste plano, estão em causa interesses privados que se prendem com o fomento e desenvolvimento do valor económico dos direitos industriais, o aumento da capacidade de ganho e o progresso técnico e económico.

Do nosso ponto de vista, à delimitação destes dois planos na função da propriedade industrial não podem deixar de corresponder sanções diferentes, consoante esteja em causa a violação dos interesses tutelados por uma ou outra das assinaladas funções.

Assim, vícios dos direitos industriais que afectem a sua função social hão-de gerar nulidade, enquanto a anulabilidade será o valor negativo adequado à afectação de interesses correspondentes à função particular.

IV. Se rememorarmos aqui, à luz das observações anteriores, as causas da nulidade e da anulabilidade dos direitos industriais, quer no seu regime geral, quer no regime particular dos direitos privativos, podemos assentar em que o Código não suscita reparos relevantes.

Na verdade, salvo alguns desacertos oportunamente assinalados, a repartição das causas da invalidade pelos dois tipos que ela reveste respeita em geral o critério acima definido.

O mesmo já se não pode dizer, porém, quando consideramos o regime geral da legitimidade para invocar a anulabilidade estatuído na primeira parte do n.° 2 do art. 35.°.

Essa legitimidade, para seguir o modelo fixado no n.° 1 do art. 287.° do Código Civil, devia ser limitada às pessoas cujos interesses são afectados pelo vício que gera o valor negativo, por serem elas as tuteladas com a sanção da anulabilidade; ou seja, por outras palavras, às pessoas no interesse de quem a anulabilidade é estabelecida.

Ora, não é este o significado do art. 35.°, n.° 2, ao atribuir legitimidade a qualquer interessado. Basta para tanto ter presente que qualquer interessado — fórmula acolhida no art. 286.° do Código Civil para definir a legitimidade para invocação da nulidade — significa, como a doutrina assinala, o «sujeito de qualquer relação jurídica afectada, na sua consistência jurídica ou prática, pelos efeitos a que o negócio se dirigia» (46). Transposta para a invalidade dos direitos industriais, esta noção identifica o titular de qualquer situação jurídica, afectada, nos termos expostos, pela manutenção do direito industrial a que a nulidade respeita.

Ora, esta é uma posição muito mais ampla do que a ocupada pelas pessoas a favor de quem a anulabilidade é estabelecida, sendo a diferença justificada, no regime do Código Civil, pela diferente natureza dos interesses envolvidos num caso e no outro.

Ficou atrás demonstrado que a distinção, na invalidade dos direitos industriais, entre causas geradoras da nulidade e da anulabilidade se ajusta ao critério da natureza prevalentemente pública ou privada dos interesses em jogo.

Nesta base, não se vislumbra razão para, com quebra da harmonia do sistema, o Código, insistindo numa solução inadequada que vinha do direito anterior — e para a qual Oliveira Ascensão repetidamente chamara a atenção (47) —, atribuir legitimidade para arguir a anulabilidade a qualquer interessado.

Mas, por esta mesma ordem de razões, não temos também por correcta a atribuição, ao Ministério Público, de legitimidade para invocação da anulabilidade, uma vez que, por definição, não está em causa o interesse público, mas o privado.

35. A invalidade como causa da extinção dos direitos de propriedade industrial

I. A arrumação da matéria da invalidade no Código, indiciada na epígrafe deste número, suscita-nos uma nota de censura.

Trata-se de o regime da invalidade ser enquadrado, sob a epígrafe extinção, não só no regime geral (Capítulo IV, que começa no art. 33.°), sendo aí a invalidade tratada conjuntamente com a caducidade e a renúncia, mas também nos regimes particulares das marcas (Secção que começa no art. 265.°) e das recompensas (Secção que começa no art. 280.°), nestes dois casos surgindo, conjuntamente com a invalidade, a caducidade.

Como vício de sinal contrário, nas topografias de produtos semicondutores a Secção que começa no art. 170.° tem por epígrafe «invalidade», mas abarca também a caducidade.

O tratamento da invalidade em conjunto com outras figuras jurídicas ocorre ainda em relação ao nome ou insígnia de estabelecimento [transmissão (48) e caducidade] e às denominações de origem e indicações geográficas (efeitos e caducidade). Contudo, nestes casos, as epígrafes das correspondentes secções (com começo, respectivamente, nos arts. 297.° e 310.°), identificando todos os institutos que regulam, não usam uma designação genérica; escapam, assim, à censura de seguida feita.

O vício vinha já do Código de 1995, onde assumia maior projecção quantitativa, pois, além do regime comum, se situava ainda nos regimes particulares das patentes, dos modelos de utilidade, das marcas e das recompensas, com a agravante de nem sequer haver identidade entre as respectivas epígrafes, usando-se umas vezes extinção e outras cessação.

II. A sistematização acima identificada é, do ponto de vista da técnica jurídica, flagrantemente imperfeita.

Nem receamos ser acusados de excesso de rigor ou de pruridos jurídicos, ao assiná-lo, pois, como passamos a demonstrar, está em causa um mau uso da terminologia científica do Direito e esta é essencial à boa compreensão e aplicação das normas jurídicas.

Ao regular a invalidade por referência à extinção dos direitos de propriedade industrial, o legislador parece, pelo menos, atribuir à declaração da nulidade e à anulação um efeito incompatível com a maneira de ser destes valores negativos, fazendo, concomitantemente, mau uso da palavra extinção.

Começando por este aspecto, basta recordar que por extinção se entende o desaparecimento, da ordem jurídica, de uma determinada situação jurídica que, assim cessa a sua vida e, por isso, sai também da esfera de certa pessoa.

Tal pressupõe que essa situação existia, do ponto de vista do Direito, antes da verificação do facto que é causa da sua extinção.

Ora, o que caracteriza a invalidade — demarcando-a da simples ineficácia — é a natureza genética dos vícios que a geram, que, por assim ser, andam ligados à formação da figura jurídica que afectam. Com esta nota, harmoniza-se perfeitamente o princípio que preside aos efeitos da invalidação: a retroactividade.

Por outras palavras, declarada nula ou anulada certa figura jurídica, tudo se passa, para o Direito, como se ela mesma nunca tivesse existido. Como bem assinala Oliveira Ascensão, embora referindo-se ao projecto de uma norma relativa às patentes, «por natureza, a declaração de nulidade ou a anulação desaproveitam o acto desde o início» (49). Não faz, assim, sentido falar em extinção, por esta ser incompatível com a retroacção dos efeitos da invalidação.

Vimos, a seu tempo que, embora com restrições — que, de resto, também se verificam no regime comum da invalidade —, o Código consagra o princípio da retroacção (art. 36.°); assim, identificar, no caso, uma extinção dos direitos de propriedade industrial constitui um conflito intra-sistemático, que bem podia ter sido evitado.

36. O objecto da invalidade

I. A exposição do regime da invalidade revelou-nos que, segundo o texto da lei, ela aparece referida a realidades diferentes, o que não pode deixar de constituir, pelo menos a um primeiro exame, motivo de perplexidade. Com efeito, no regime geral, fixado nos arts. 33.° a 36.°, a invalidade é reportada aos títulos de propriedade industrial; nos regimes particulares, há a distinguir: nas invenções, objecto da invalidade são as patentes e os modelos de utilidade; nos restantes direitos privativos, para o Código, nulo ou anulável é o registo.

Esta divergência textual acentua-se se tivermos presente a prática adoptada pelo legislador, que de seguida exemplificamos com as patentes, mas surge repetida quanto a todos os regimes particulares. Estamos a referir-nos ao facto de no art. 113.°, ao fixar as causas da sua nulidade, se começar por ressalvar o disposto no art. 33.°. Literalmente, tal significa que as causas enunciadas neste preceito como causa da nulidade dos títulos de propriedade industrial são também causas da nulidade … das patentes (50).

Se para a diversidade verbal que vimos assinalando se não encontrar fundamento ou explicação, estaremos perante a mais criticável solução do Código, no plano específico da invalidade dos direitos de propriedade industrial, já se deixa ver.

E teremos também de concluir que o legislador não conseguiu evitar um dos riscos inerentes à inclusão de uma parte geral no Código da Propriedade Industrial (51) (52): imperfeita articulação entre o regime comum e os regimes particulares.

Vejamos mais de perto.

II. Deixando, por ora, de lado, o que respeita aos direitos privativos, seria de esperar que, nos preceitos onde é estabelecido o seu regime geral, a invalidade fosse referida a algo que permitisse abranger a generalidade daqueles direitos — na sua diversidade —, admitindo, por ora, que, aí, esta tem justificação.

A resposta a esta questão não pode ser dada sem previamente esclarecer o que se deve entender por títulos de propriedade industrial a que os arts. 33.° e seguintes referem a invalidade.

III. Invocando à letra a presunção do art. 9.°, n.° 3, do Código Civil, e para não atribuírmos ao legislador o vício legislativo de não traduzir o seu pensamento em termos técnicos adequados, a primeira solução a ensaiar não pode deixar de ser a de recorrer ao art. 7.° do Código, onde se faz uso da palavra título por referência aos direitos de propriedade industrial.

Ora, segundo este preceito, no seu n.° 1, a prova desses direitos «faz-se por meio de títulos, correspondentes às suas diversas modalidades». Esclarecendo o alcance desta norma, o n.° 2 do mesmo artigo acrescenta que «os títulos devem conter os elementos necessários para uma perfeita identificação do direito a que se referem».

Embora o Código não o diga expressamente, não podemos deixar de considerar nele implícito que a emissão destes títulos cabe ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial — e a al. j) do art. 5.° dos seus Estatutos confirma-o.

Em suma, os títulos são, afinal, documentos autênticos que fazem prova dos direitos de propriedade industrial e do seu conteúdo.

Neste sentido, o recurso à palavra títulos, adoptado pelos arts. 33.° a 36.°, mostrar-se-ia apto a abranger todos os direitos industriais, pois o art. 7.° a todos é aplicável; mas pecaria por outra razão.

Não temos, na verdade, por adequado referir a invalidade ao título, em si mesmo, enquanto documento, pois isso a situaria num plano meramente formal, quando os vícios que a geram respeitam a aspectos substantivos e substanciais ou adjectivos dos direitos industriais. Assim o revela a exposição feita no Capítulo II.

IV. Afastada a via que atrás tentámos percorrer, a referência a títulos, no regime geral da invalidade em propriedade industrial torna-se nebulosa, impondo-se tentar esclarecê-la pela articulação com o objecto da invalidade dos direitos privativos.

Ora, quanto a estes, as diferentes soluções acima anotadas podem explicar-se pelos diferentes tipos que a análise do regime da sua concessão nos revela.

Assim, às invenções respeitam as patentes e os modelos de utlidade; os restantes casos são objecto de registo. A esta tipificação, que o Código acolhe em vários preceitos (cfr. arts. 4.°, n.° 1, 5.°, n.° 1, 6.° e 29.°, n.° 1), correspondem dois procedimentos diversos (53). Um para as patentes e modelos de utilidade, que podemos designar processo de concessão (respectivamente arts. 61.° e seguintes e 124.° e seguintes), outro para os demais direitos privativos, que a lei identifica, expressamente, como processo de registo (54) (55).

V. As observações anteriores podem — assim o esperamos — ajudar a clarificar as soluções do Código e conduzir mesmo à conclusão de, afinal, ao referir a invalidade aos títulos de propriedade industrial, às patentes, aos modelos de utilidade e ao registo, o legislador não estar a significar realidades diferentes, sem prejuízo de o ter feito em termos pouco adequados, do ponto de vista formal.

Mas, a nosso ver, o principal vício que pode ser apontado ao Código é outro — e este é substancial. Pensamos que o Prof. Oliveira Ascensão pôs o dedo na ferida quando, em observações dirigidas a uma proposta surgida aquando da elaboração do Código, escreveu:

«O direito recai sobre a invenção, sobre o modelo de utilidade, sobre o desenho ou modelo industrial. Por ter esse direito é concedida a patente ou é realizado o registo. Mas o direito não recai sobre o registo; o direito ao registo ou à patente é um direito instrumental, para assegurar aquele direito substantivo» (56).

Segundo cremos, o direito substantivo a que se refere Oliveira Ascensão — na generalidade dos direitos industriais (57) — tem a sua causa jurídica num acto que traduz uma exteriorização do espírito humano — acto jurídico simples — e tem por objecto um bem imaterial, sem prejuízo da sua materialização em coisas materiais e corpóreas (o chamado corpus mechanicum) (58).

Todavia, aquele acto só por si não faz surgir um direito de propriedade industrial (stricto sensu, digamos), pois este está dependente da verificação de certos requisitos, mediante um procedimento administrativo, que culmina na concessão da patente ou do modelo industrial ou no registo. Nesta perspectiva, e segundo entendemos, a causa jurídica dos direitos industriais é complexa.

Ora, por assim ser, os vícios que são tratados como causas de invalidade dos direitos industriais tanto podem respeitar ao acto jurídico simples acima identificado, como ao procedimento, muito embora, no primeiro caso, ele não deixe, em regra, de inquinar também o procedimento. Em suma, podem ser vícios substantivos ou adjectivos.

Em rigor técnico jurídico, o Código, devia, na invalidade, distinguir estes dois planos (59), o que não ocorre.

Todavia, tal não significa que nas causas da invalidade nele previstas não se identifiquem vícios substantivos e adjectivos dos direitos industriais. Reportando-nos apenas às causas comuns, respeitam a vícios substantivos as da nulidade contidas nas als. a) e c) do n.° 1 do art. 33.° e as da anulabilidade consagradas no art. 34.°. Mas liga-se a vício adjectivo a causa da al. b) do n.° 1 do art. 33.°.

37. A articulação entre o regime da recusa e da invalidade dos direitos industriais

I. A exposição do regime da invalidade dos direitos de propriedade industrial deu-nos o ensejo de verificar que, relativamente a alguns direitos privativos, as causas particulares da nulidade e da anubalibidade eram estabelecidas por remissão para causas da recusa.

A articulação entre as causas da recusa e da invalidade é, em tese geral, de louvar, porquanto, se um direito tiver sido concedido quando havia fundamento para ser recusado, foi-o indevidamente, mal se compreendendo que o seu valor jurídico não seja afectado. Em sentido favorável à manutenção da correspondência entre o motivo da recusa e a causa da invalidade pronuncia-se, embora incidentalmente, Oliveira Ascensão (60). A nosso ver, só assim não deverá acontecer em casos muito contados, quando o fundamento da recusa a ela esteja especificamente ligado.

II. O que nos propomos, nesta última fase da análise crítica do Código, é apurar se essa articulação se mostra feita em termos adequados. Para tanto, tiramos partido de observações contidas no Capítulo II, relativamente a certas imperfeições então anotadas, por exigência de clarificação do correspondente regime, e que agora daremos como presentes.

III. A investigação dos fundamentos da recusa e das causas da invalidade tem de ser dirigida, tanto aos gerais como aos particulares.

Todavia, para evitar repetições, podemos antecipar que, dos «fundamentos gerais de recusa», contemplados no n.° 1 do art. 24.°, aqueles que relevam para efeito da invalidade, são os das als. c) a e).

Ora, aos das als. c) e e) correspondem — e bem — causas gerais da nulidade identificadas, respectivamente, nas als. b) e c) do n.° 1 do art. 33.°.

Fica, assim, de fora, o fundamento da al. d), onde se atende à intenção de o requerente fazer concorrência desleal ou à possibilidade de esta ocorrer independentemente dessa intenção. A nosso ver, este fundamento, que surge, por vezes, como causa particular da anulabilidade de certos direitos privativos, merecia ter correspondência numa causa geral da anulabilidade, ao lado das alíneas do n.° 1 do art. 34.°.

Análise mais desenvolvida tem de ser feita relativamente às causas particulares, pois nela temos de considerar separadamente as soluções estabelecidas no Código quanto a cada um dos direitos privativos.

IV. Os motivos da recusa da patente vêm consignados no art. 73.°.

Feito o seu confronto com as causas da sua nulidade, verifica-se que as als. a), c) e d) do seu n.° 1 correspondem às als. a), c) e d) do n.° 1 do art. 113.°. Quanto à al. b) do n.° 1 do art. 113.° só se afasta da al. b) do art. 113.°, por nesta se fazer menção, além dos arts. 52.° e 53.°, ao art. 51.°. Esta diferença só confirma o que a seu tempo sustentámos a respeito da sua indevida inclusão no art. 113.° (61).

Por seu turno, a al. f) do n.° 1 do art. 73.° tem correspondência na al. b) do n.° 1 do art. 34.°, tal como o n.° 2 daquele preceito a tem no n.° 2 deste (62).

À al. e) do n.° 1 do art. 113.° não corresponde qualquer causa específica da invalidade das patentes; está nela em causa o facto de ser considerado como desenho ou modelo o que se pretende proteger como patente. Ora, sendo assim, tal significa que esse objecto não é digno de protecção como patente. Deve, consequentemente, entender-se que este motivo da recusa se encontra coberto pela causa geral da nulidade da al. a) do n.° 1 do art. 33.°: objecto insusceptível de protecção.

Em suma, sem prejuízo das notas anteriores, não há aqui reparos relevantes na articulação dos motivos da recusa com as causas da invalidade.

V. À semelhança do que, como oportunamente ficou demonstrado, ocorre quanto às causas da invalidade, o elenco dos motivos da recusa dos modelos de utilidade apresenta significativa proximidade dos das patentes.

Assim, já se deixa ver que as considerações que cumpre tecer quanto ao art. 137.°, que regula os motivos da recusa dos modelos de utilidade, não se afastam sensivelmente das relativas ao art. 113.°.

As als. a), c) e d) do n.° 1 do art. 137.° correspondem às causas particulares da nulidade das als. a), c) e d) do n.° 1 do art. 151.°.

A al. b) do n.° 1 do art. 137.° apenas diverge da al. b) do n.° 1 do art. 151.°, por não incluir remissão para o art. 117.°, ao contrário do que neste acontece. Também aqui a solução mais correcta é a do art. 137.° (63).

Finalmente, vale para a al. f) do n.° 1 do art. 137.° o que ficou dito em relação à disposição equivalente em matéria de patentes [al. f) do art. 73.°] (64).

Em face do exposto, também em sede de modelos de utilidade a articulação do regime da recusa e da invalidade não merece reparos relevantes, para além das observações acima feitas.

VI. Os motivos da recusa das topografias de produtos semicondutores vêm estatuídos nas várias alíneas do n.° 1 do art. 161.°.

No seu confronto com as causas da invalidade deste direito privativo, fácil é apurar que nestas têm correspondência adequada aqueles motivos.

Assim acontece quanto às als. a) e b) do n.° 1 do art. 161.°, por referência à al. a) do n.° 1 do art. 170.°, em sede de nulidade. O mesmo se verifica entre as als. c) e d) do n.° 1 do art. 161.°, quanto às als. b) e c) do art. 170.°.

Finalmente, pelo que respeita ao motivo da al. e) do n.° 1 do art. 170.°, se o registo for concedido quando devia ser recusado por infracção dos preceitos nele citados, configura a al. b) do n.° 1 do art. 34.° uma causa geral da anulabilidade.

A favor da correcta coordenação entre os regimes da recusa e da invalidade das topografias, que a exposição anterior evidencia, acresce o facto de a mesma se verificar entre o n.° 2 do art. 161.° e o n.° 2 do art. 34.°.

VII. A avaliação positiva referida nas alíneas anteriores repete-se quando se passam a analisar, nos desenhos ou modelos, os motivos da sua recusa, fixados nos arts. 197.°, e a confrontá-los com as causas da invalidade.

Assim, as als. a), d) e g) do n.° 1 deste preceito têm correspondência adequada nas causas da nulidade das als. a), d) e e) do n.° 1 do art. 208.°; verifica-se a mesma situação quanto à al. b) do n.° 1 do art. 197.°, por referência, agora, às als. b) e c) do n.° 1 do art. 208.°.

Se passarmos às causas da anulabilidade, há perfeita harmonia entre as als. e) e f) do n.° 1 do art. 197.° e as als. a) e b) do n.° 1 do art. 209.°. Neste mesmo domínio, ao motivo da recusa da al. c) do n.° 1 do art. 197.° corresponde a causa geral da anulabilidade prevista na al. b) do n.° 1 do art. 34.°.

VIII. O regime particular da invalidade das marcas e dos direitos dele derivados é estabelecido nos arts. 265.° e 266.° por remissão, tanto na nulidade como na anulabilidade, para os preceitos que estabelecem os fundamentos da recusa destes direitos privativos.

Assim, nesta matéria não temos mais do que remeter para o local onde essas causas particulares foram analisadas (65).

Só não se encontra correspondência, nos arts. 265.° e 266.°, para o motivo de recusa da al. d) do n.° 1 do art. 238.°, se ela devesse ser entendida tal como figura no texto publicado no Diário da República; mas como passamos a demonstrar, não deve ser assim.

Com efeito, este preceito prevê a recusa do registo se «houver infracção ao disposto no artigo 26.°». Todavia, esta remissão não pode estar correcta, não só por a matéria regulada no art. 26.°

não o justificar, mas sobretudo por o regime do n.° 2 do próprio art. 238.° não fazer sentido por referência ao art. 26.°. Não pode deixar de tratar-se de um lapso, devendo a remissão entender-se feita para o art. 226.°, por várias razões.

Desde logo, este preceito consta também das causas particulares da anulabilidade das marcas, fixadas no n.° 1, al. a), do art. 266.°, o que estabelece uma plena coordenação do regime da recusa e da anulabilidade deste direito privativo.

Por outro lado, confrontando os preceitos que no Código actual e no Código de 1995 regulam a matéria em causa, à al. d) do n.° 1 do art. 238.° só pode corresponder a al. c) do n.° 1 do art. 188.° da lei velha, sobretudo se se levar em conta o disposto nos n.° 2 de qualquer dessas normas. Ora, a al. c) do n.° 1 do art. 188.° remetia para o art. 169.°, que, no Código de 1995, regulava matéria homóloga da do art. 226.° do Código (66).

Em suma, corrigido o lapso, fica afastada a perplexidade causada pelo texto da al. d) do n.° 1 do art. 238.° e tudo se harmoniza.

IX. Os fundamentos particulares da recusa do registo das recompensas constam no art. 276.°. No seu confronto com o regime da invalidade não pode deixar de pesar a feição que reveste o regime específico da anulabilidade deste direito privativo [art. 280.° (67)].

Assim, ao apurar como os fundamentos da recusa se articulam com as causas da invalidade da recompensa, é ao disposto nos arts. 33.° e 34.° que nos devemos atender.

A al. a) do art. 276.° determina que o registo seja recusado se a recompensa, por sua natureza, não puder incluir-se em alguma das categorias previstas pelo Código, o que equivale à situação prevista na al. a) do n.° 1 do art. 33.°: objecto insusceptível de protecção.

Mas com esta alínea pode também relacionar-se o fundamento da al. b) do art. 276.°. Nela se estatui a recusa do registo, se a recompensa estiver a ser aplicada a produtos ou serviços diferentes daqueles para que foi conferida. Ora, se conjugarmos esta norma com o disposto no art. 272.°, é ainda uma questão de objecto que está em causa (68).

A especificidade do fundamento da al. c) do art. 276.° retira--lhe significado do ponto de vista da nulidade; no máximo, o que pode ocorrer é uma preterição de formalidades na concessão do registo [cfr. al. b) do n.° 1 do art. 33.°].

Quanto à al. d) do art. 276.°, estando nela previsto o facto de a recompensa não pertencer ao requerente, se o registo ainda assim for feito, configura-se a causa da anulabilidade prevista no n.° 1, al. a), do art. 34.°. Em suma, também em relação a este direito privativo não há censuras a fazer, do ponto de vista do ajustamento adequado entre o regime da recusa e da invalidade.

X. O regime particular da invalidade do registo do nome ou insígnia de estabelecimento é fixado, nos arts. 298.° e 299.°, por remissão para os arts. 283.° a 285.°. Para estes mesmos artigos remete o art. 292.° quando regula a recusa do registo deste direito privativo.

Assim, quanto a este aspecto, sem prejuízo dos reparos feitos relativamente ao regime da invalidade e dos acertos que em relação a ele se impõem (69), no que ao confronto entre a recusa e o registo respeita, verifica-se, portanto, concordância.

Acontece, porém, que o art. 292.° remete também para os arts. 288.° e 289.°, não abrangidos na remissão dos arts. 298.° e 299.°.

O art. 288.° limita-se a mandar aplicar o disposto no art. 243.°, relativo às marcas. Regula esta norma os requisitos do registo da marca susceptível de confusão com marcas ou outros direitos de propriedade industrial registados. Na parte que releva para a nossa matéria, é necessária declaração de consentimento dos titulares desses direitos, para o registo poder ser feito.

Na falta desse consentimento, quando encarada da perspectiva da invalidade, devia consagrar-se o valor negativo anulabilidade. Embora nas causas particulares da anulabilidade do nome ou insígnia de estabelecimento estejam previstas situações que com a acima descrita apresentam analogia, nenhuma lhe corresponde em termos exactos.

Nem, por isso, deve deixar de se entender que, sendo o registo feito com violação do disposto no art. 292.°, ocorre uma situação de anulabilidade.

O art. 289.°, por seu turno, estabelece o importante princípio da unicidade, no sentido de o mesmo estabelecimento só poder ter um nome ou insígnia registados.

O meio de reagir à violação deste princípio, quando o registo mesmo assim seja feito, não é a invalidação, mas a caducidade do registo ou registos além do primeiro. Extrai-se este regime dos n.os 3 e 4 do art. 289.°.

Assim, a remissão para o art. 289.°, contida no art. 292.°, em matéria de recusa do registo do nome ou insígnia de estabelecimento, não se justifica pelo que respeita à sua invalidade.

XI. Em matéria de logótipo, sendo o seu regime fixado, na generalidade, por remissão para as disposições relativas aos nomes e insígnias de estabelecimento (art. 304.°), nada há a referir na matéria que agora nos ocupa.

XII. A recusa do registo das denominações de origem ou das indicações geográficas, quanto aos seus fundamentos, é regida pelo art. 308.°.

Ora, acontece que o regime particular da nulidade ou anulabilidade do registo deste direito privativo, consoante os casos, é fixado, nos arts. 312.° e 313.°, por remissão para as alíneas do art. 308.°.

Fica assim assegurada a correspondência entre a recusa e a invalidade, prevalecendo, quanto ao acerto das soluções consagradas, o que em tempo oportuno ficou exposto (70).




Notas:

(*) Este texto assenta nos tópicos que serviram de base à lição proferida, em 11 de Dezembro de 2002, na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, no 4.° Curso de Pós-Graduação em Propriedade Industrial 2002/2003, desenvolvendo-os e actualizando--os. Com efeito, essa lição foi proferida na vigência do Código da Propriedade Industrial de 1995 e, embora já então estivesse anunciada a aprovação de novo Código, não o podia ainda levar em conta, pois só veio a ser publicado meses mais tarde (Dec.-Lei n.° 36/2003, de 5 de Março).
O Código que vai passar a vigorar dois meses após a data em que se escreve este texto — Maio de 2003 — introduz várias alterações na matéria de que este estudo se ocupa, umas mais significativas do que outras, mas mantém o modelo de regulamentação adoptado no Código de 1995, como no texto logo de seguida se dirá. Podemos, por isso, ao reduzir a escrito a exposição naquela data feita sobre o regime das invalidades dos direitos industriais, seguir a sistematização que presidiu à sua exposição oral.

(1) Adiante designado por Código.

(2) São deste Código os preceitos legais citados sem indicação de origem, sempre que do contexto não resulte algo diferente; quando sejam necessárias referências ao Código anterior, ele será identificado como Código de 1995.

(3) Sobre a natureza jurídica dos direitos privativos e a sua tipicidade, cfr. Carlos Olavo, Propriedade Industrial, Almedina, 1997, págs. 20 e segs. e 30 e segs..

(4) Seguimos aqui a construção que defendemos em Teoria Geral do Direito Civil, vol. II, 3.a ed., rev. e aum., UCE, Lisboa, 2001, págs. 463 e segs.; dela daremos nota adiante (n.° 34), a propósito de matéria a que mais interessa.

(5) Embora a redacção desta alínea peque por nela se fazer, dupla e desnecessariamente, referência à concessão do direito, ela tem o mérito de afastar um texto manifestamente infeliz — para sermos generosos — do preceito correspondente do Código de 1995 [art. 32.°, n.° 1, al. b)], quando nele se fazia referência à preterição de formalidades «susceptíveis» (sic) de pôr em causa o resultado final do processo de concessão; ora, não são as formalidades a causar esse resultado — estas propiciam-no, espera-se, por isso são exigidas –, mas a sua preterição!

(6) Dispunha-se nele que «a declaração de nulidade pode ocorrer enquanto subsistir o interesse nessa declaração». O alcance do preceito seria o de significar que a nulidade podia ser invocada para além do prazo de caducidade dos direitos de propriedade industrial (cfr. Oliveira Ascensão, A Segunda Versão do Projecto de Código da Propriedade Industrial, sep. da Revista da Faculdade de Direito, Lisboa, 1992, págs. 76-77, em escrito dirigido especialmente às patentes, tendo por objecto o Projecto relativo ao que viria a ser o Código de 1995).

(7) Sobre a situação regulada nesta norma, ainda que escrito para o preceito correspondente do Código de 1995, vd. o estudo de Carlos Olavo, Marca Registada em Nome Próprio por Agente ou Representante, sep. da Revista da Ordem dos Advogados, ano 59, II (Abril de 1999).

(8) E esta, por seu turno, também não traz algo de substancialmente novo em relação ao corpo do artigo.

(9) A subsistir o preceito, seria aconselhável que o legislador evitasse aqui o emprego da palavra “título”, por referência a fonte ou causa jurídica do direito, pois a ela já recorre, com sentido diferente, para identificar os … títulos de propriedade industrial.

(10) Assim acontece relativamente às patentes (art. 114.°), aos modelos de utilidade (art. 152.°), às topografias de produtos semicondutores (art. 171.°) e aos desenhos ou modelos (art. 210.°).

(11) Cfr. Teoria Geral do Direito Civil, vol. II, cit., págs. 486 e segs..

(12) Partimos aqui da admissibilidade da solução de fazer valer a invalidade por acordo, tal como a sustentamos perante o art. 291.° do Código Civil, sem deixar de assinalar ser este um ponto controvertido do regime civilístico da invalidade (cfr. Teoria Geral do Direito Civil, vol. cit., pág. 473).

(13) Sobre esta matéria, cfr. Carlos Olavo, A Propriedade Industrial e a Competência dos Tribunais de Comércio, sep. da Revista da Ordem dos Advogados, ano 61, I (Janeiro 2001), em especial, págs. 203-205.

(14) Dele também resultava que a legitimidade na acção de anulação cabia ao Ministério Público e a qualquer interessado.

(15) Aplaude-se aqui o texto do Código, corrigindo uma imperfeição da redacção do Código anterior, onde se mandava notificar os interessados em causa, o que, em termos técnico-jurídicos processuais, não era adequado (cfr. art. 228.°, n.° 1, 2.a parte, e n.° 2, do Código de Processo Civil).

(16) Era este o alcance que Oliveira Ascensão entendia dever ser atribuído ao preceito que, no Projecto relativo ao Código de 1995, regulava a matéria quanto às patentes (A Segunda Versão, cit., pág. 77).

(17) Infra, n.° 36.

(18) Devia dizer-se estas puderem, pois são as reivindicações válidas — e não a patente — que podem constituir objecto da patente independente.

(19) No primeiro dos preceitos ultimamente citados, por simples remissão para o regime das patentes.

(20) A palavra validade, usada no texto legal, não deve ser aqui entendida no sentido técnico-jurídico estrito, mas antes, a nosso ver, no de relevância jurídica.

(21) De seguida veremos que a solução de referir a invalidade ao registo é adoptada nos demais direitos privativos de que nos vamos ocupar.

(22) Sobre esta categoria de direitos privativos, vd. M. Moura e Silva, Desenhos e Modelos Industriais — Um Paradigma Perdido?, in Direito Industrial, vol. I, Almedina, Coimbra, 2001, págs. 431 e segs..

(23) A Convenção data de 20 de Maio de 1883, tendo sido várias vezes revista: Bruxelas, em 14 de Dezembro de 1900, Washington, em 2 de Junho de 1911, Haia, em 6 de Novembro de 1925, Londres, em 2 de Junho de 1934, Lisboa, em 31 de Outubro de 1958, Estocolmo, em 14 de Julho de 1967.
O Decreto-Lei n.° 22/75, de 22 de Janeiro, aprovou para ratificação o Acto de Estocolmo.

(24) Para mais completo esclarecimento, transcreve-se o art. 6.°-ter, na versão portuguesa aprovada pelo diploma referido na nota anterior: «1) — a) Os países da União acordam em recusar ou anular o registo e em impedir, por meio de providências adequadas, o uso, sem autorização das autoridades competentes, quer como marcas de fábrica ou de comércio, quer como elementos dessas marcas, de armas, bandeiras e outros emblemas de Estado dos países da União, distintivos e sinetes oficiais de fiscalização e de garantia por eles adoptados, bem como qualquer imitação do ponto de vista heráldico.
b) As disposições mencionadas na letra a) aplicam-se igualmente às armas, bandeiras e outros emblemas, iniciais ou denominações de organismos internacionais intergovernamentais de que um ou vários países da União sejam membros, com excepção de armas, bandeiras e outros emblemas, iniciais ou denominações que já tenham sido objecto de acordos internacionais vigentes, destinados a assegurar a sua protecção.
c) Nenhum país da União terá de aplicar as disposições referidas na letra b) em detrimento dos titulares de direitos adquiridos de boa fé antes da entrada em vigor nesse país da presente Convenção. Os países da União não são obrigados a aplicar as ditas disposições quando o uso ou o registo mencionado na letra a) não for de natureza a sugerir, no espírito do público, um elo entre a organização em causa e as armas, bandeiras, emblemas, iniciais ou denominações, ou se este uso ou registo não for de natureza a, com verosimilhança, induzir o público em erro sobre a existência de ligação entre o utente e a organização.
2) A proibição dos distintivos e sinetes oficiais de fiscalização e de garantia só se aplica aos casos em que as marcas que os incluem se destinam a ser usadas em mercadorias do mesmo género ou de género semelhante. 3) – a) Para a aplicação destas disposições, os países da União acordam em dar a conhecer reciprocamente, por intermédio da Secretaria Internacional, a lista dos emblemas de Estado, distintivos e sinetes oficiais de fiscalização e de garantia que desejam ou desejarão colocar, de uma maneira absoluta ou em certa medida, sob a protecção do presente artigo, bem como todas as modificações ulteriormente introduzidas nessa lista. Cada país da União porá à disposição do público, em devido tempo, as listas notificadas.
Esta notificação não é, todavia, obrigatória relativamente às bandeiras dos Estados.
b) As disposições referidas na letra b) da alínea 1) do presente artigo são unicamente aplicáveis às armas, bandeiras e outros emblemas, iniciais ou denominações das organizações internacionais intergovernamentais que estas comunicaram aos países da União por intermédio da Secretaria Internacional.
4) Qualquer país da União poderá, no prazo de doze meses, a contar da data do recebimento da notificação, transmitir, por intermédio da Secretaria Internacional, as suas eventuais objecções ao país ou à organização internacional intergovernamental interessados.
5) Em relação às bandeiras de Estado, apenas se aplicarão as medidas previstas na alínea 1) às marcas registadas depois de 6 de Novembro de 1925.
6) Em relação aos emblemas de Estado que não sejam bandeiras, aos distintivos e sinetes oficiais dos países da União, às armas, bandeiras e outros emblemas, iniciais ou denominações das organizações internacionais intergovernamentais, estas disposições só serão aplicáveis às marcas registadas mais de dois meses depois da recepção da notificação prevista na alínea 3).
7) Nos casos de má fé, os países terão a faculdade de anular o registo das próprias marcas registadas antes de 6 de Novembro de 1925 que contenham emblemas de Estado, distintivos e sinetes.
8) Os nacionais de cada país que forem autorizados a usar emblemas de Estados, distintivos e sinetes dos seus países poderão utilizá-los, ainda que sejam semelhantes aos de outro país.
9) Os países da União obrigam-se a impedir o uso não autorizado, no comércio, das armas de Estado dos outros países da União, quando esse uso possa induzir em erro acerca da origem dos produtos.
10) As disposições precedentes não obstam a que os países exerçam a sua faculdade de recusar ou anular, pela aplicação do n.° 3.° da letra B do artigo 6.°—quinquies, as marcas que contenham, sem autorização, armas, bandeiras e outros emblemas de Estado ou distintivos e sinetes oficiais adoptados por algum país da União, assim como sinais distintivos das organizações internacionais intergovernamentais, mencionados na alínea 1).

(25) Sobre as relações entre a protecção de desenhos ou modelos e os direitos de autor, na vigência do Código de 1995, vd. Carlos Olavo, Desenhos e Modelos: Evolução Legislativa, sep. da Revista da Ordem dos Advogados, ano 61, II (Abril de 2001), págs. 658 e segs..

(26) Cfr., também, n.° 2 do art. 223.°, com o qual o n.° 3 do art. 238.° se articula.

(27) O corpo do n.° 1 do art. 214.° começava por enumerar, em termos genéricos, como causa da anulação, o facto de o beneficiário do registo não ter direito a este. A necessidade desta referência genérica era mais do que discutível, por ela corresponder ao que constava no n.° 1 do art. 33.° desse mesmo Código. Nem o facto de a norma referir a invalidade ao registo e não ao título de propriedade industrial justificava essa menção, dada a ressalva do art. 33.°, feita na primeira parte do n.° 1 do art. 214.°, porquanto ela implicava já uma aplicação correspondente do regime contido naquele preceito.

(28) Em termos substanciais, há, porém, pontos de contacto entre os dois diplomas legais. Assim, a al. a) do n.° 1 do art. 266.° contempla causas que, sensivelmente, correspondem às antes descritas nas als. a) e b) do n.° 1 do art. 214.° do Código de 1995. Em verdade, os vícios que as geram consistem na infracção de várias normas que regulam o procedimento de registo, dirigidas à tutela de terceiros.

(29) Este preceito fixa o conceito de imitação ou usurpação da marca.

(30) Sobre a marca comunitária, vd. Oliveira Ascensão, A Marca Comunitária, sep. da Revista O Direito, ano 133.° (2001), III, e Marca Comunitária e a Marca Nacional (Parte II— Portugal), sep. da Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Coimbra Editora, 2000, e sobre a marca de grande prestígio, O Conteúdo e a extensão do direito à marca: a marca de grande prestígio, in Direito Industrial, vol. I, cit., págs. 79 e segs..

(31) Vd., a propósito, o que escrevemos em Teoria Geral do Direito Civil, vol. cit., págs. 648-650, 651 e 661-662, sobre os conceitos de prescrição e de caducidade e a delimitação dos dois institutos.

(32) Cfr. art. 258.°.

(33) Vd., supra, n.° 5.III.

(34) Cfr. art. 287.°, n.° 2, do Código Civil.

(35) Trata-se de agora se ressalvar expressamente o regime geral do art. 34.°.

(36) Sobre este direito privativo, vd. Luís Menezes Leitão, Nome e insígnia de estabelecimento, in Direito Industrial, vol. I, cit., págs. 157 e segs..

(37) É manifestamente infeliz a epígrafe deste preceito — fundamentos de recusa —, em si mesma, mas também se tivermos em conta o art. 292.°; em verdade, não só este preceito tem por epígrafe «recusa», como, ao identificar os fundamentos da recusa, inclui o disposto, entre outros, no art. 285.°.

(38) As als. a) e b) do n.° 2 do art. 298.° reproduzem o texto das als. a) e b) do n.° 1 do art. 265.°, em matéria de marcas.

(39) Não pode, assim, passar sem uma breve referência a assimetria verificada entre estas normas, com prejuízo da técnica legislativa. Não deixa também de ser curioso o facto de no Código se ter perfilhado, nesta questão, em sede de nome ou insígnia de estabelecimento, uma divisão do regime do prazo em dois preceitos que o Código de 1995 adoptava em matéria de marcas (art. 214.°, n.os 5 e 6), e agora foi abandonada quanto a este direito privativo.

(40) Sobre este direito privativo, vd. A. F. Ribeiro de Almeida, Indicação Geográfica, Indicação de Proveniência e Denominação de Origem (Os nomes geográficos na Propriedade Industrial), in Direito Industrial, vol. I, cit., págs. 51 e segs., e Denominações Geográficas e Marcas, in Direito Industrial, vol. II, Almedina, Coimbra, 2002, págs. 341 e segs..

(41) Cfr. Teoria Geral do Direito Civil, vol. cit., págs. 464-466.

(42) Há, ainda que distinguir entre invalidade total e parcial, mas estas modalidades situam-se num plano diferente das enunciadas no texto e não relevam para demarcar a nulidade da anulabilidade.

(43) Cfr., sobre este ponto, a nossa Teoria Geral do Direito Civil, vol. cit., págs. 466-467; para uma análise mais desenvolvida do problema, com referências, vd. Pedro Leitão Pais de Vasconcelos, A Procuração Irrevogável, Almedina, 2002, págs. 156 e segs..

(44) O critério da violação prevalente de interesses públicos ou privados, para distinguir a nulidade da anulabilidade, foi invocado por Oliveira Ascensão, em estudo dirigido ao Projecto do Código de 1995 (A Segunda Versão, cit., pág. 76). O mesmo critério é mantido em estudo mais recente, também a respeito do regime da invalidade da patente (Parecer sobre «Proposta de Alteração do Código da Propriedade Industrial», sep. da Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Coimbra Editora, 2000, pág. 327), e retomada em A reforma do Código da Propriedade Industrial, in Direito Industrial, vol. I, cit., págs. 481 e segs.. A crítica era dirigida a normas da Proposta que estabelecia a anulabilidade para situações a que melhor quadra a nulidade, solução que no Código foi corrigida.

(45) A nossa posição nesta matéria está expressa in Teoria Geral do Direito Civil, vol. I, 3.ª ed., rev. e act., U.C.E., Lisboa, 2001, pág. 93, e Lições de Direitos Reais, 4.a ed., rev. e act., Quid Juris, Lisboa, 2003, págs. 198-199.

(46) É esta a noção de C. Mota Pinto (Teoria Geral do Direito Civil, 3.ª ed., act., 1.ª reimp., Coimbra Editora, 1986, pág. 611), que perfilhamos (Teoria Geral do Direito Civil, vol. II cit., pág. 470).

(47) Relativamente a textos preparatórios de qualquer desses dois Códigos; cfr. estudos citados na nota (44).

(48) Não podemos deixar passar em claro quanto é incorrecto referir a transmissão ao registo (art. 297.°), erro em que o legislador cai mais vezes (cfr., v.g., quanto às marcas, art. 262.°).

(49) A Segunda Versão, cit., pág. 77.

(50) O exemplo dado no texto torna-se ainda mais significativo nos direitos privativos em que a invalidade é referida ao registo.

(51) O problema da adopção de uma parte geral foi suscitado, no processo legislativo que conduziu ao Código, por Oliveira Ascensão (Observações, cit., pág. 658).

(52) A sistematização do Código, repartindo o seu articulado em dois títulos - «Parte Geral» e «Regimes Jurídicos da Propriedade Industrial» - foi recebida do Código de 1995.
Ela, tem por certo, a vantagem de formular uma série de preceitos comuns a todos os direitos industriais, evitando que certos pontos do seu regime sejam sucessivamente repetidos em relação a cada um deles, como sucedia no Código de 1940, que não tinha disposições gerais relativas à invalidade (cfr. arts. 32.° e 33.°, 69.° e 70.°, 122.° e 123.°, 138.° e 139.° e 159.° e 160.°, respectivamente, para as patentes, os modelos e desenhos, as marcas, as recompensas e o nome ou insígnia de estabelecimento).
Mas exige, em contrapartida, uma apurada técnica legislativa, na selecção do que deve caber na parte geral e na particular e na articulação entre os respectivos regimes.

(53) No Código de 1995 referia-se um processo de patente (arts. 57.° e segs.), de modelo de utilidade (arts. 127.° e segs.) e um processo de registo para os modelos e desenhos industriais (arts. 150.° e segs.), as marcas (arts. 181.° e segs.), as recompensas (arts. 223.° e segs.), o nome e insígnia de estabelecimento (arts. 233.° e segs.) e as denominações de origem e indicações geográficas (arts. 252.° e segs.).
Na al. i) do art. 5.° dos Estatutos do Instituto da Propriedade Industrial faz-se ainda referência a processo de depósito para os vários direitos privativos, mas desta norma tem de ser feita interpretação actualista, para a integrar no sistema do Código.

(54) Cfr., para as topografias de produtos semicondutores, arts. 160.° e segs.; para os desenhos ou modelos, arts. 184.° e segs.; para as marcas, arts. 233.° e segs.; para as recompensas, arts. 274.° e segs.; para o nome ou insígnia de establecimento, arts. 286.° e segs.; e para as denominações de origem e indicações geográficas, arts. 307.° e segs..
Relativamente aos logótipos, dada a singeleza do seu regime, esta matéria não tem tratamento autónomo; todavia, a remissão genérica do art. 304.° para a regulamentação do nome ou insígnia de estabelecimento, faz que para que ele valha, igualmente, o que vai afirmado no texto.

(55) Deste procedimento de registo deve manter-se distinto o registo que outro preceito dos Estatutos prevê [al. j) do mesmo art. 5.°], cuja realização inclui entre as atribuições do Instituto da Propriedade Industrial: registo actualizado de todos os direitos industriais. É que este registo não respeita apenas à concessão dos direitos, mas a todos os actos a eles relativos, justamente para que se cumpra o objectivo expressamente previsto na lei, de resto necessário à sua função: a sua actualização para «garantir a veracidade da certificação e a existência de outros meios de prova documental necessários à resolução de eventuais conflitos no âmbito da propriedade industrial».

(56) Observações, cit., pág. 660.

(57) As excepções verificam-se quanto às recompensas e às denominações de origem e indicações geográficas.

(58) Sobre o objecto dos direitos privativos, cumpre ver, na doutrina portuguesa, Carlos Olavo, Propriedade Industrial, cit., págs. 21 e segs., ainda que a posição exposta no texto nem sempre coincida com a deste Autor.

(59) Em sentido próximo ao exposto se pronuncia Oliveira Ascensão quando afirma que a distinção entre o direito e o registo, a patente ou desenho «tem depois muita importância quando se passa ao capítulo de invalidade. É que a invalidade pode atingir o direito ou o registo. Se atinge o direito, comunica-se ou pode comunicar-se ao registo. Mas pode o direito estar impecável, e o acto de registo em si estar inquinado. O regime jurídico não pode deixar de corresponder a esta diversidade.» (Observações, cit., pág. 661).

(60) Observações ao Projecto de Alterações ao Código da Propriedade Industrial da CIP e da CCI, sep. da Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Coimbra Editora, 1998, pág. 659.

(61) Cfr., supra, n.° 11.III.

(62) No n.° 2 do art. 113.°, por manifesto lapso, não se identifica a alínea do número anterior a que se pretende fazer referência; mas ela só pode ser a al. f), o que se apura por simples confronto com o n.° 2 do art. 34.° e, ainda mais nitidamente, com o n.° 2 do art. 137.°, que estabelece regime homólogo para os modelos de utilidade.
Até o momento em que escrevemos — Maio de 2003 –, este e outros lapsos do Código não foram ainda objecto de rectificação no Diário da República.

(63) Cfr. os reparos feitos ao art. 151.°; supra, n.° 14.I.

(64) Por seu turno, o n.° 2 do art. 137.° estabelece, para a recusa, uma solução que tem correspondência no regime geral da anulabilidade (art. 34.°, n.° 2).

(65) Cfr., supra, n.° 23.

(66) Para além do que vai exposto no texto, pode encontrar-se um argumento adjuvante no facto de o art. 226.° figurar entre os previstos na al. b) do n.° 1 do art. 34.°.

(67) Cfr., supra, n.° 25.

(68) Em verdade, o art. 272.° exclui a possibilidade de as recompensas serem «aplicadas a produtos ou serviços diferentes daqueles para que foram conferidas».

(69) Cfr., supra, n.os 27.I a III, e 28.I.

(70) Cfr., supra, n.os 31 e 32.I.